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《中國專利代理》2007年第3期：
兩種技術(shù)問題不容混淆
北京市岳成律師事務所知識產(chǎn)權(quán)部律師 任虎成
根據(jù)創(chuàng)造性判斷的三步法，在確定要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征之后，需要考察區(qū)別技術(shù)特征所能達到的技術(shù)效果，從而確定出發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，即進行“技術(shù)問題”的構(gòu)建。技術(shù)問題構(gòu)建得正確與否將直接影響創(chuàng)造性判斷的結(jié)果。筆者不久前代理結(jié)束的98250258.3號實用新型專利無效行政訴訟案，就是這方面的一個例證。
案情簡介
李澍霖于1997年1月14日申請了一項名稱為“三相互不相擾配電變壓器、開關(guān)組合裝置”的實用新型專利，于1998年4月29日獲得授權(quán)，專利號為97200554.4。李淑芹于1998年12月18日申請了一項名稱為“四柱鐵芯三相互不干擾的組合變壓器”的實用新型專利，于2000年2月9日獲得授權(quán)，專利號為98250258.3（以下簡稱本專利）。李澍霖于2003年2月28日向復審委提出專利權(quán)無效宣告請求，請求宣告本專利全部無效。李澍霖提交了兩份證據(jù)：1、97200554.4號實用新型專利說明書（即對比文件1）；2、華中工學院出版社1984年6月出版的《電力系統(tǒng)分析》第116-118頁（即對比文件2）。對比文件2的第117頁有以下記載：“對于由三個單相變壓器組成的三相變壓器組，每相的零序主磁通與正序主磁通一樣，都有獨立的鐵芯磁路。因此，零序勵磁電抗與正序的相等。對于三相四柱式（或五柱式）變壓器，零序主磁通也能在鐵芯中形成回路，磁阻很小，因而零序勵磁電抗的數(shù)值很大。以上兩種變壓器，在短路計算中都可以當作XMO≈∞，即忽略勵磁電流，把勵磁支路斷開�！�2006年1月25日，復審委作出第8042號《無效宣告請求無效決定書》，維持本專利有效。李澍霖不服復審委的無效決定，于2006年4月4日向北京市第一中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求撤銷復審委的8042號無效決定。一審法院于2006年10月30日作出判決，撤銷了復審委的8042號無效決定。復審委和第三人李淑芹不服一審判決，向北京市高級人民法院（以下簡稱二審法院）提起上訴。二審法院于2007年6月20日作出終審判決，維持了一審判決。筆者作為李澍霖的委托代理人，參加了本案一審和二審的訴訟。
《審查指南》的有關(guān)規(guī)定
《審查指南》第二部分第四章3.2.1節(jié)規(guī)定了創(chuàng)造性判斷的三個步驟：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和其實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。在步驟（2）中，“首先應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)這些區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題�！薄霸趯彶檫^程中，由于審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的‘技術(shù)問題’；在這種情況下，應當根據(jù)審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定其實際解決的‘技術(shù)問題’�！薄爸匦麓_定的‘技術(shù)問題’的范圍可能要依據(jù)每項發(fā)明的具體情況而定。作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可�！�
無效決定的錯誤所在
本專利說明書記載：“本實用新型的目的在于設計一種結(jié)構(gòu)簡單，具有四柱鐵芯三相互不干擾的組合變壓器�！苯Y(jié)合本專利說明書的背景技術(shù)可以看出，本專利所描述的技術(shù)問題是用四柱鐵芯實現(xiàn)三相互不干擾。
復審委在無效決定書中認定的基本事實是，本專利權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別在于特征（B），即本專利權(quán)利要求1為四柱式鐵芯，而對比文件1為五柱式鐵芯。根據(jù)創(chuàng)造性判斷三步法，此時需要考察區(qū)別技術(shù)特征所能達到的技術(shù)效果，從而確定出本專利實際解決的技術(shù)問題。由于本專利說明書在背景技術(shù)中回避了對比文件1，當然也就不會有關(guān)于四柱鐵芯替換五柱鐵芯后所能達到的技術(shù)效果的描述。本專利說明書關(guān)于發(fā)明效果的記載是：“本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比：它結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕，動熱穩(wěn)定性電流大，而且具有一項故障其余兩相照常運行或兩相故障另一相照常運行的互不干擾的特點�！睆谋緦＠f明書的描述來看，其“結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕”是就技術(shù)方案的整體而言的，并非是指四柱鐵芯較五柱鐵芯結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕，并且五柱鐵芯較四柱鐵芯雖然在寬度上有所增大，但在高度上卻有降低因而便于運輸，且五柱鐵芯比四柱鐵芯節(jié)材15。因此“結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕”不是四柱鐵芯所達到的技術(shù)效果；由于五柱鐵芯的對稱性，其動熱穩(wěn)定性均優(yōu)于四柱鐵芯，因此“動熱穩(wěn)定性電流大”也不是四柱鐵芯所達到的技術(shù)效果；至于三相互不干擾，這是對比文件1所解決的技術(shù)問題，當然不是四柱鐵芯所達到的技術(shù)效果。顯然，本專利用四柱鐵芯替換對比文件1中的五柱鐵芯并未達到任何積極的技術(shù)效果，其實際解決的技術(shù)問題只是簡單的鐵芯結(jié)構(gòu)替換，用四柱鐵芯實現(xiàn)三相互不干擾只不過是本專利所描述的技術(shù)問題而已。但是，復審委在無效決定中卻認定，對比文件2沒有給出“將三相四柱式變壓器結(jié)構(gòu)應用于對比文件1中以解決三相互不干擾這一實際技術(shù)問題的啟示”�？梢姡瑥蛯徫瘜⒈緦＠f明書所描述的技術(shù)問題當作了本專利所實際解決的技術(shù)問題，這就混淆了兩種不同的技術(shù)問題，并進而錯誤地認為對比文件2沒有給出本案所需要的技術(shù)啟示。
對比文件2是否給出了本案所需要的技術(shù)啟示
由于本專利實際解決的技術(shù)問題是用四柱鐵芯替換對比文件1中的五柱鐵芯，因此，本案所需要的技術(shù)啟示就是給出四柱鐵芯與五柱鐵芯可以互換的技術(shù)啟示。對比文件2給出了這種技術(shù)啟示。首先，對比文件2在描述變壓器鐵芯零序主磁通的磁路問題時，使用的是“四柱式（或五柱式）”的描述方式。根據(jù)這種描述方式，稍具語文知識的人就會明白四柱鐵芯與五柱鐵芯具有等同性，是可以互換的，盡管他此時并不一定知道二者可以互換的原理。其次，對比文件2揭示了四柱鐵芯與五柱鐵芯在零序主磁通的磁路問題上具有相同的原理。對比文件2第117頁倒數(shù)第7行記載：“對于由三個單相變壓器組成的變壓器組，每相的零序主磁通與正序主磁通一樣，都有獨立的鐵芯磁路〔圖6-8（A）〕。對于三相四柱式（或五柱式）變壓器，零序主磁通也能在鐵芯中形成回路，磁阻很小，因而零序勵磁電抗的數(shù)值很大。以上兩種變壓器，在短路計算中都可以當作XMO≈∞，即忽略勵磁電流，把勵磁支路斷開�！痹谶@里，“以上兩種變壓器”指的是由三個單相變壓器組成的變壓器組和四柱鐵芯，而四柱鐵芯中又包含了五柱鐵芯。這就表明，四柱鐵芯和五柱鐵芯在零序主磁通的磁路問題上是沒有區(qū)別的，屬于同一種結(jié)構(gòu)類型。
本案帶給我們的啟示
首先，要重視專利申請文件的撰寫問題。專利申請文件的撰寫是專利代理人的基本功。專利代理人在撰寫權(quán)利要求書時，應當在獨立權(quán)利要求中為申請人確定一個盡可能大的保護范圍，同時又在從屬權(quán)利要求中留好退路，這是權(quán)利要求書撰寫的常識。在本案中，如果對比文件1在描述技術(shù)方案時，在權(quán)利要求1中不是直接使用五柱鐵芯這一具體概念，而是選擇一個抽象的上位概念，例如“能夠使零序主磁通在鐵芯中形成回路的變壓器鐵芯”等類似概念，將五柱鐵芯、四柱鐵芯和三個單相變壓器組成的變壓器組都包含在內(nèi)，就可以防止他人利用四柱鐵芯替換五柱鐵芯再申請專利或者規(guī)避其專利進行侵權(quán)活動（在本案之前，國家知識產(chǎn)權(quán)局曾經(jīng)于2002年7月12日撤銷過一個與本專利相同的實用新型專利；本專利則被國內(nèi)某變壓器公司大肆實施）。由此可見，撰寫具有基礎作用，申請文件撰寫的好不僅可以給專利確定一個盡可能大的保護范圍，還可以防止他人鉆空子，避免產(chǎn)生糾紛。
其次，要嚴格“照章辦事”。一般認為，在創(chuàng)造性判斷的三步法中，難點在第三步，即確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示。而本案的問題卻出在了第二步上。在第二步中，確定發(fā)明的區(qū)別特征的目的在于進一步確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。在本案中，復審委在明確認定區(qū)別技術(shù)特征就是四柱鐵芯與五柱鐵芯的區(qū)別之后，本應通過考察該區(qū)別技術(shù)特征所能達到的技術(shù)效果，從而確定本專利所實際解決的技術(shù)問題。但復審委并未這樣做，而是直接把本專利描述的技術(shù)問題當作其實際解決的技術(shù)問題，開始進行對比文件2是否給出技術(shù)啟示問題的判斷，以致得出了錯誤的結(jié)論。這就提醒我們，如果不按操作規(guī)程辦事，即使是簡單的問題也會出錯。其實，《審查指南》對創(chuàng)造性判斷三步法有明確、具體的規(guī)定，只要“照章辦事”，像本案這樣的錯誤是可以避免的。同樣的道理，對于反方來說，只要“照章辦事”就可以發(fā)現(xiàn)問題，并找到抗辯的理由和對策。
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