[ 王瑜 ]——(2010-3-12) / 已閱9271次
海外并購如何對待知識產(chǎn)權(quán)
王瑜
我國企業(yè)越來越地走出國門去海外收購知識產(chǎn)權(quán)，其中北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司對瑞典薩博汽車公司相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的并購就是成功的案例。我國收購國外知識產(chǎn)權(quán)一般以專利技術(shù)和商標(biāo)為目標(biāo)，收購方式主要有兩種，一種是直接收購知識產(chǎn)權(quán)的北汽模式，另一種方式是并購國外現(xiàn)成的企業(yè)，將企業(yè)和其擁有的知識產(chǎn)權(quán)一并收入囊中（為了簡便說明問題，以下將這兩種方式統(tǒng)稱為知識產(chǎn)權(quán)并購）。知識產(chǎn)權(quán)有其特殊性與有形資產(chǎn)有很大的不同，知識產(chǎn)權(quán)具有地域性和時(shí)間性，在國外購買的專利技術(shù)或商標(biāo)在國內(nèi)不一定受到法律保護(hù)，高價(jià)購買的專利技術(shù)有可能包含失效專利。對于專利而言，更為復(fù)雜的是專利技術(shù)的關(guān)聯(lián)性。知識產(chǎn)權(quán)的這些特性決定了購買知識產(chǎn)權(quán)或者以知識產(chǎn)權(quán)為主要對象的并購行為的復(fù)雜性，即便是著名的跨國企業(yè)在涉及知識產(chǎn)權(quán)的并購中都曾出現(xiàn)重大失誤，在達(dá)能和哇哈哈系列爭議中，其原因就是當(dāng)初沒有處理好商標(biāo)問題為后來的爭議埋下禍根。下面我們從幾個(gè)主要方面談?wù)労Ｍ庵R產(chǎn)權(quán)并購如何進(jìn)行審查。
一、審查權(quán)屬瑕疵
知識產(chǎn)權(quán)并購首先要審查的是知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬，如果權(quán)屬有瑕疵直接導(dǎo)致并購的失敗。上�！痢镣ㄓ脵C(jī)器有限公司在首批引進(jìn)的國外壓縮機(jī)技術(shù)即將到期、所有專利和商標(biāo)將被停止使用之際才發(fā)現(xiàn)，外方利用中方不懂專利，刻意提高了引進(jìn)產(chǎn)品專利的含金量。外方聲稱產(chǎn)品中包含24件專利，其實(shí)有21件未得到授權(quán)，而真正應(yīng)用于引進(jìn)產(chǎn)品的專利只有3件。這么原始簡單的欺騙行為現(xiàn)在對中國企業(yè)已經(jīng)不能得逞了。我國企業(yè)參與并購的律師首先要審查的就是知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬問題，專利和商標(biāo)是否取得授權(quán)，通過公開的途徑非常容易查到。
審查知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬當(dāng)然不能僅僅查看知識產(chǎn)權(quán)的證書，很多權(quán)屬上的瑕疵在證書上是不能反應(yīng)的。有不少專利由于專利文件寫得太差，使該專利的權(quán)利要求很容易被繞過，或者真正核心的部分不被保護(hù)，該專利實(shí)際處于不被保護(hù)的狀態(tài)，這樣的權(quán)屬瑕疵在國內(nèi)很多案件中都出現(xiàn)過，當(dāng)然在國外也會出現(xiàn)，因此專利文件是必須要審查的。在我國曾經(jīng)有過這樣的案例，某人將以自己個(gè)人名義注冊的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，該轉(zhuǎn)讓辦理了轉(zhuǎn)讓手續(xù)，后來又反悔，以沒有經(jīng)過商標(biāo)共有人（其妻子）的同意該出售商標(biāo)的行為無效為由提起了訴訟，其訴訟主張得到了法院的支持。這個(gè)案例作為特例可以提示我國企業(yè)在海外并購知識產(chǎn)權(quán)對權(quán)屬問題一定要多方位進(jìn)行全面的審查。
知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬瑕疵更多的是表現(xiàn)在知識產(chǎn)權(quán)對外許可使用上，如果知識產(chǎn)權(quán)對外有使用許可必然構(gòu)成權(quán)屬上的瑕疵，因此必須要審查是否有許可使用。還是以發(fā)生在我國的案件為例，2006年4月廣州立白公司以高出標(biāo)的價(jià)十多倍的價(jià)格通過法院的拍賣購得重慶奧妮公司“奧妮”等23件商標(biāo)所有權(quán)，正當(dāng)廣州立白公司打算推出“奧妮”品牌的洗發(fā)水時(shí)，香港奧妮公司卻提前發(fā)布了“奧妮”商標(biāo)長達(dá)20年的獨(dú)占使用聲明。原來2004年11月重慶奧妮公司與香港奧妮公司簽訂了商標(biāo)獨(dú)家許可合同，期限為20年，范圍是中華人民共和國境內(nèi)。廣州立白公司花費(fèi)3000多萬元購買的商標(biāo)只是18年后的商標(biāo)權(quán)期權(quán)，而在18年間自己并不享有使用權(quán)。獨(dú)占許可在一定程度上相當(dāng)于買斷，但是不等于享有知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬。注冊在第35類第778479號的“三聯(lián)”為三聯(lián)商社前大股東三聯(lián)集團(tuán)注冊的商標(biāo)，該商標(biāo)的所有人為三聯(lián)集團(tuán)。2003年1月27日三聯(lián)集團(tuán)與鄭百文（三聯(lián)商社的前身）簽訂了商標(biāo)許可使用合同，根據(jù)合同約定“三聯(lián)”商標(biāo)永久、無償許可給上市公司（即后來的三聯(lián)商社）使用。當(dāng)國美入主三聯(lián)商社后，三聯(lián)集團(tuán)又以“三聯(lián)家電”名義開辦新的家電連鎖賣場，為此，三聯(lián)商社將三聯(lián)集團(tuán)告上法庭，要求索回“三聯(lián)”商標(biāo)權(quán)。該案于2009年在濟(jì)南中級人民法院開庭，但是“三聯(lián)”商標(biāo)最終花落誰家，人們還在拭目以待。國美公司并購三聯(lián)商社后引發(fā)的“三聯(lián)”商標(biāo)爭議案讓我們看到通過并購取得知識產(chǎn)權(quán)的復(fù)雜性。國美是國內(nèi)著名的公司，他們聘請的律師一定是非常優(yōu)秀的，在這宗收購案中對重要的無形資產(chǎn)“三聯(lián)”商標(biāo)的權(quán)屬審查也出現(xiàn)漏洞，也充分說明知識產(chǎn)權(quán)并購對知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬審查的復(fù)雜性。知識產(chǎn)權(quán)的使用許可，按照我國的法律是要求到相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案登記的，如此到備案登記機(jī)構(gòu)就可以查詢到是否存在使用許可，但是我國的司法解釋又認(rèn)可沒有經(jīng)過備案登記知識產(chǎn)權(quán)使用許可是有效的，導(dǎo)致大量的使用許可沒有經(jīng)過備案登記，從備案登記機(jī)構(gòu)無法查實(shí)該知識產(chǎn)權(quán)是否存在使用許可。各國的法律規(guī)定不盡相同，在其他國家很可能也存在無法從正常的途徑審查知識產(chǎn)權(quán)使用許可，甚至是權(quán)屬是否確實(shí)，因此除了必要的審查外，最好要求被并購的企業(yè)做出必要的承諾。
另外，有的國家會限制敏感技術(shù)對國外的轉(zhuǎn)讓，有的國家限制馳名商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓，這些限制性的規(guī)定可以歸結(jié)為權(quán)屬限制轉(zhuǎn)讓，所以審查知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬問題對各國在知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬限制轉(zhuǎn)讓的法律規(guī)定也一定要弄清楚。
二、審查地域性
南京汽車公司收購“MG”商標(biāo)海外所有權(quán)突生爭議。來自“MG”羅孚老家的英國媒體指出，南京汽車公司需要再掏錢把歐洲其它國家的“MG”商標(biāo)的所有權(quán)買下，而競爭者已經(jīng)出現(xiàn)。據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道，南京汽車公司與“MG”羅孚荷蘭子公司的破產(chǎn)清算人近日出現(xiàn)爭議，這位清算人表示，該公司仍擁有在歐洲大陸的數(shù)個(gè)“MG”商標(biāo)所有權(quán)，而南京汽車公司若想在這些地方銷售“MG”品牌轎車，必須再次拿出巨資購買這些所有權(quán)。對于這一緊急情況，南京汽車公司“名爵”公關(guān)總監(jiān)明確表示，收購羅孚后，南京汽車公司已獲得與“MG”羅孚破產(chǎn)前同等范圍的品牌所有權(quán)，包括“MG”在97個(gè)國家和地區(qū)的647項(xiàng)注冊，最終這些所有權(quán)都將過戶到南京汽車公司名下。目前，南京汽車公司已經(jīng)完成了在英國的商標(biāo)所有權(quán)變更手續(xù)，在歐盟、美國和中國的過戶手續(xù)正在進(jìn)行中。我們無處得知南京汽車公司收購“MG”商標(biāo)的真實(shí)情況，但是該案警示我國企業(yè)在海外并購知識產(chǎn)權(quán)時(shí)一定要審查知識產(chǎn)權(quán)地域性。
知識產(chǎn)權(quán)的地域性可以這樣理解，比如在美國獲得的專利，如果在中國沒有申請專利，那么該專利在中國不受保護(hù)，任何人都可以使用該專利技術(shù)在中國生產(chǎn)、銷售該專利技術(shù)制造的產(chǎn)品。商標(biāo)也是一樣，國外商標(biāo)如果在中國沒有注冊在中國基本不受保護(hù)。大型跨國公司研發(fā)的技術(shù)一般都會在很多國家申請專利，其產(chǎn)品也會銷售到很多國家，在其產(chǎn)品銷售國一般都要注冊商標(biāo)。同一項(xiàng)技術(shù)可以在很多國家取得專利，同一個(gè)商標(biāo)也可以在很多國家獲得注冊，這項(xiàng)專利或這個(gè)商標(biāo)因?yàn)榈赜蛐詥栴}分別在若干個(gè)國家申請或者注冊就成了若干個(gè)專利或商標(biāo)，購買某一個(gè)國家的專利或商標(biāo)并不意味著當(dāng)然獲得其他國家的專利或商標(biāo)。比如“coca cocl”商標(biāo)在全球很多國家都是注冊商標(biāo)，如果某企業(yè)購買了在中國注冊的商標(biāo)，該公司將“coca cocl”產(chǎn)品銷售到美國，則構(gòu)成對美國“coca cocl”商標(biāo)權(quán)人的侵權(quán)。海外并購知識產(chǎn)權(quán)各企業(yè)的目的并不是一樣的，有的只想購買一個(gè)或者幾個(gè)國家專利或商標(biāo)，有的則是全部收購。而購買在一個(gè)國家申請、注冊的專利權(quán)或商標(biāo)與購買多個(gè)國家申請、注冊的專利、商標(biāo)其價(jià)格差別是非常大的。如果我國企業(yè)目標(biāo)是某專利或商標(biāo)的全球注冊就必須審查該知識產(chǎn)權(quán)在哪些國家或地區(qū)申請注冊了，不能遺漏，如果有遺漏將會付出相當(dāng)慘重的代價(jià)，不僅僅發(fā)生南京汽車公司收購“MG”商標(biāo)那樣的爭議。
三、關(guān)聯(lián)性審查
知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)聯(lián)性審查比較容易被忽略，單個(gè)的專利或商標(biāo)看起來都是獨(dú)立的，我們可以單獨(dú)購買某些專利或者某個(gè)商標(biāo)，其實(shí)不盡然。專利有基礎(chǔ)專利和從屬專利之分，一般基礎(chǔ)專利的技術(shù)含量比較高，從屬專利基于對基礎(chǔ)專利的再次開發(fā)，其權(quán)利的實(shí)施對基礎(chǔ)專利形成依賴，而基礎(chǔ)專利要將其技術(shù)產(chǎn)品化，也必須要使用從屬專利�，F(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)越來越復(fù)雜，一部手機(jī)上集成了成千上萬個(gè)專利，如果要購買手機(jī)的制造技術(shù)，當(dāng)然不需要全部購買，也不能只購買其中的某項(xiàng)專利。如果選擇購買某些關(guān)鍵專利技術(shù)，就必須考慮其關(guān)聯(lián)性的專利。商標(biāo)相當(dāng)比較單純，但是也必須考慮關(guān)聯(lián)性問題，商標(biāo)也有聯(lián)合注冊和防御注冊，這樣的注冊使商標(biāo)具有高度的關(guān)聯(lián)性，有的國家法律規(guī)定，這樣有關(guān)聯(lián)性的商標(biāo)必須一并轉(zhuǎn)讓。商標(biāo)的關(guān)聯(lián)性還體現(xiàn)在圍繞一個(gè)商標(biāo)，將該商標(biāo)的圖形、文字元素單獨(dú)或者進(jìn)行組合注冊，以便使用在不同的場合，而實(shí)際上只做一個(gè)商標(biāo)來使用，比如麥當(dāng)勞公司注冊使用的商標(biāo)。
對于知識產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)性審查非常的復(fù)雜，僅僅從以上幾個(gè)方面考慮遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，筆者以一個(gè)實(shí)際操作過的案件來說明其復(fù)雜性。某國外公司打算購買中國的一項(xiàng)專利，該公司并沒有急于和專利權(quán)人聯(lián)系，而是找到筆者對該專利進(jìn)行評估。該公司對評估提出了明確的要求，要求從三個(gè)方面進(jìn)行對該專利進(jìn)行評估：1、審查該專利的專利文書本身，2、查詢相關(guān)的專利技術(shù)信息，3、查詢生產(chǎn)該專利產(chǎn)品所涉及的專利情況。第一個(gè)方面主要審查專利本身權(quán)屬是否有瑕疵，針對專利文書本身。第二個(gè)方面和第三個(gè)方面就是專利關(guān)聯(lián)性的審查，這個(gè)關(guān)聯(lián)性審查還延續(xù)到了生產(chǎn)環(huán)節(jié)。企業(yè)購買專利技術(shù)一般都是為了生產(chǎn)專利產(chǎn)品，如果生產(chǎn)上的專利技術(shù)還得受制于人，必然對經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生巨大影響，因此關(guān)聯(lián)性的審查考慮必須要全面、細(xì)致。
四、其他要注意的問題
盡管我國專利申請量世界第一，但是我國在很多領(lǐng)域的高新技術(shù)還得受制于人，我國擁有的商標(biāo)數(shù)量也是世界第一，但在世界上知名商標(biāo)榜上幾乎找不到中國的商標(biāo)，為此我國提出要自主創(chuàng)新，要?jiǎng)?chuàng)立自己的民族品牌。這種自力更生的精神很難在短期改變我國技術(shù)相對落后，缺乏世界知名品牌的現(xiàn)狀，改變的捷徑是直接購買。
為了獲得高新技術(shù)我國走了不少彎路，改革開放之初，我們奉行以市場換技術(shù)，但并沒有換回來什么技術(shù)，在與外資的合作中我國一些知名的商標(biāo)反而被國內(nèi)消費(fèi)者淡忘。我國企業(yè)現(xiàn)在開始去海外并購知識產(chǎn)權(quán)，盡管并購技術(shù)逐步在成熟，但是有個(gè)問題不能忽視。專利技術(shù)不斷在發(fā)展，更新?lián)Q代極快，我們盡管可以通過購買獲得最先進(jìn)的技術(shù)，但是這不是我們保持技術(shù)領(lǐng)先的根本出路。購買先進(jìn)的專利技術(shù)只是我們提高開發(fā)起點(diǎn)的一個(gè)選擇，最終擁有自主的高新專利技術(shù)還得自己去開發(fā)，我們要學(xué)習(xí)日韓模式的成功經(jīng)驗(yàn)，走購買引進(jìn)→消化吸收→改進(jìn)升級這樣的道路。
商標(biāo)是一種競爭工具，收購商標(biāo)就是收購市場。收購馳名商標(biāo)的根本目的是馳名商標(biāo)的市場，而不是馳名商標(biāo)本身。成熟的品牌價(jià)值不僅僅是其在相關(guān)消費(fèi)者中的知名度，更體現(xiàn)為現(xiàn)成的市場渠道，收購一個(gè)已有的品牌，加以改造，賦予其新內(nèi)涵，可以利用其原有的渠道達(dá)到迅速成名的目的，大大縮短了品牌的培育時(shí)間以及經(jīng)濟(jì)成本。國內(nèi)企業(yè)在購買國際上比較知名的商標(biāo)后，放棄國外的市場，直接將該商標(biāo)引進(jìn)國內(nèi)市場，這樣花費(fèi)巨額代價(jià)拿回來的只是一個(gè)空空如也的商標(biāo)，就很不值了。因而提請企業(yè)清楚：買商標(biāo)是買市場，而不是商標(biāo)本身，千萬不要本末倒置。
另外對購買行為本身，企業(yè)也需要考慮多方的因素來整體籌劃，有些很正常的并購行為，被競爭者渲染為關(guān)乎國家安全問題，使很多并購功敗垂成，國內(nèi)企業(yè)為此付出了高昂的學(xué)費(fèi)。除此，并購必須考慮消費(fèi)者情緒，例如，騰中收購“悍馬”的消息一經(jīng)放出，絕大多數(shù)中國受眾都對未來“悍馬”的品牌價(jià)值表示擔(dān)憂。因此，美方立即對媒體宣布依然由他們來管理“悍馬”品牌，且生產(chǎn)過程也不歸騰中管理。吉利公司收購“沃爾沃”，引起了很多人的好奇，吉利會不會要按照造低價(jià)車的方式來生產(chǎn)高檔的“沃爾沃”？對于中國企業(yè)高調(diào)介入收購“皮爾•卡丹”品牌，業(yè)內(nèi)人士表示了擔(dān)憂，太過高調(diào)地傳播品牌易主未必是件好事。與普通的品牌不同，國際馳名的品牌，尤其奢侈品牌具有很強(qiáng)的“血統(tǒng)”，一旦脫離其“血脈”傳承，必將出現(xiàn)一定的負(fù)面影響。如果他們也如此高調(diào)地大肆傳播，想必會對其銷售和品牌發(fā)展產(chǎn)生巨大沖擊。因此對待馳名商標(biāo)的收購還要更多一些理性的態(tài)度，應(yīng)以系統(tǒng)的策略、謹(jǐn)慎的步伐來完成馳名商標(biāo)的可持續(xù)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)馳名商標(biāo)的軟著陸，順利過渡。
總之，海外并購知識產(chǎn)權(quán)對我國企業(yè)而言是獲得高新技術(shù)、知名商標(biāo)的捷徑。但是海外并購知識產(chǎn)權(quán)是個(gè)系統(tǒng)的工程，必須要有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才的參與，要有全面周詳?shù)牟邉�，精�?xì)的審查。
作者：王律師，中國知識產(chǎn)權(quán)研究會高級會員
電話：010-51662214，電郵：51662214@sohu.com。
