[ 商家泉 ]——(2012-11-27) / 已閱10242次
《商標(biāo)法》第四十四條第（四）款規(guī)定了連續(xù)三年停止使用的商標(biāo)，由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊，此條是采取注冊制度的大陸法系國家商標(biāo)法中的一項(xiàng)重要制度，也是一項(xiàng)較為重要的市場競爭手段，其立法目的在于激活不使用的商標(biāo)，撤銷僅為手段，不是目的，本條（四）所述使用，應(yīng)從寬原則處理，不同于《商標(biāo)法》第三十一條“在先使用”應(yīng)嚴(yán)格把握商標(biāo)使用是否發(fā)揮了識(shí)別功能，本條只要形式上符合《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條所規(guī)定的商標(biāo)使用形式即可視為使用。在實(shí)踐中，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
一、本條“使用”的內(nèi)涵：具有真實(shí)的使用意圖和實(shí)際的使用行為
本條規(guī)定撤銷連續(xù)3年不使用的商標(biāo)，目的在于激活現(xiàn)有商標(biāo)，促使商
標(biāo)得以在市場流通，以彰顯商標(biāo)自身的價(jià)值，避免大量“垃圾商標(biāo)”阻礙其他有意使用該商標(biāo)而不能的情形，以此立法目的理解本條的“使用”行為：
1、 近似商品、類別使用行為的認(rèn)定：
在核定使用類別和指定商品上的使用當(dāng)然是“使用”，而在近似商品、類別上的使用能否為條所述的使用？《商標(biāo)法》第51條規(guī)定，注冊商標(biāo)的專用權(quán)及于商品的范圍以核定使用的商品為限，根據(jù)《商標(biāo)法》第28條、29條河第52條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，注冊商標(biāo)、在先初步審定商標(biāo)和申請商標(biāo)的保護(hù)都以同一種或類似商品為限，對未注冊在先使用商標(biāo)的保護(hù)也應(yīng)與注冊商標(biāo)、在先初步審定商標(biāo)和申請商標(biāo)保持一致，故，適用本規(guī)定也應(yīng)以被異議商標(biāo)與異議人商標(biāo)構(gòu)成使用同一種或者類似商品上的相同或近似商標(biāo)為限。
通過本條立法的背景目的，對使用應(yīng)從寬原則處理，在近似商品、類別上的使用也認(rèn)定為對系爭商標(biāo)的“使用”更為恰當(dāng)。
2、是否為商業(yè)性的使用：
（1）“使用”的行為須為商業(yè)性，包括《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定的任何使用，即將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。
（2）由此，則未進(jìn)入流通領(lǐng)域、無商業(yè)化“使用”證據(jù)的使用是否不予認(rèn)定為系爭商標(biāo)的使用？有些國家把企業(yè)欲使用注冊商標(biāo)的意愿等條件也視為使用證據(jù)，也就是商標(biāo)注冊人以前或三年之內(nèi)沒有使用其注冊商標(biāo)，但仍有欲使用的意愿，商標(biāo)主管的權(quán)力機(jī)構(gòu)就視為其使用注冊商標(biāo)。
（3）本文認(rèn)為，如僅有使用系爭商標(biāo)的商品或標(biāo)簽，而無其他證據(jù)佐證該商品或標(biāo)簽已經(jīng)進(jìn)入到市場流通領(lǐng)域，則不宜認(rèn)定是對系爭商標(biāo)的“使用”，原因在于商品、標(biāo)簽證據(jù)的“應(yīng)付性”造假過于容易，不宜識(shí)別是否發(fā)生在“撤三”提起前還是提起后。
（4）在具有其他證據(jù)能夠證明使用人在撤銷3年案件立案前已經(jīng)為生產(chǎn)、銷售系爭商標(biāo)產(chǎn)品做了充分準(zhǔn)備，并即將投入市場，且在舉證期內(nèi)系爭商標(biāo)已在市場流通，則應(yīng)認(rèn)定此未投入市場的“使用”行為，更符合本條的立法目的，即激活商標(biāo)、促使商標(biāo)的使用，且只有這樣，才能維護(hù)商標(biāo)注冊在先制度的穩(wěn)定性，避免過多撤銷3年不使用案件的發(fā)生。
3、國內(nèi)生產(chǎn)、國外銷售系爭商標(biāo)產(chǎn)品的行為如何定性
知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有地域性，雖然國內(nèi)生產(chǎn)、國外銷售中“使用”他人在國內(nèi)
注冊商標(biāo)的行為，因未造成國內(nèi)消費(fèi)者混淆，法院不宜認(rèn)定為侵權(quán)，但國內(nèi)生產(chǎn)、國外銷售中“使用”自己在國內(nèi)注冊商標(biāo)的行為，是否能理解為進(jìn)入
市場流通環(huán)節(jié)、是否是商業(yè)化使用？本文認(rèn)為，仍應(yīng)對此“使用”從寬把
握，以維護(hù)商標(biāo)注冊人在國內(nèi)的權(quán)益，包括隨時(shí)在國內(nèi)銷售系爭商標(biāo)產(chǎn)品
的權(quán)利，避免失去該商標(biāo)而被他人注冊后可能發(fā)生的工商、海關(guān)查處行為。
該定性是與上述商業(yè)性使用、是否進(jìn)入流通環(huán)節(jié)相通的。
4、在本身具有違法、違規(guī)情節(jié)的產(chǎn)品上“使用”的定性：
如在“三無”產(chǎn)品、質(zhì)量嚴(yán)重缺陷產(chǎn)品、侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品上使用系爭商標(biāo)的“使用”，是否視為符合《商標(biāo)法》44條規(guī)定，存在理論爭議，爭議點(diǎn)在于對商標(biāo)的合法使用理解具有分歧。本文認(rèn)為，《商標(biāo)法》44條規(guī)定的商標(biāo)使用確應(yīng)為合法使用，但應(yīng)理解為：商標(biāo)使用行為須符合商標(biāo)法的各項(xiàng)規(guī)定，至于商品本身在生產(chǎn)、流通領(lǐng)域是否違反了其他法律、法規(guī)的規(guī)定，不影響《商標(biāo)法》44條對“使用”的判定。
5、自行改變注冊商標(biāo)的使用定性：
自行改變注冊商標(biāo)并使用的行為，屬于違反商標(biāo)法的行為，可責(zé)令改正。該違法行為是否必然不屬于“撤三”中的商標(biāo)“使用”行為？本文認(rèn)為，應(yīng)區(qū)別對待。對于改變不大，與注冊商標(biāo)近似，能起到注冊商標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)別作用的，仍應(yīng)認(rèn)定為系對注冊商標(biāo)的使用；與注冊商標(biāo)不構(gòu)成近似，亦不能起到注冊商標(biāo)識(shí)別作用的，不宜認(rèn)定為系對注冊商標(biāo)的使用。
6、須有真實(shí)的使用目的，而非為防撤銷3年案件的應(yīng)付性使用。
如自始即沒有使用該商標(biāo)的意思而賦予商標(biāo)申請者排他性的獨(dú)占權(quán)，會(huì)過度妨礙他人選擇使用商標(biāo)的自由，有失妥當(dāng)。
7、商標(biāo)識(shí)別作用的適用：必須嚴(yán)格區(qū)分本條規(guī)定的“使用”內(nèi)涵與“在先使用”的內(nèi)涵
《商標(biāo)法》第31條規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。
《商標(biāo)法》44條“連續(xù)三年停止使用”與“搶注他人已經(jīng)使用”對比，具有明顯不同。本條（四）所述使用，應(yīng)從寬原則處理，只要形式上符合《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條所規(guī)定的商標(biāo)使用形式即可視為使用，不應(yīng)嚴(yán)格把握商標(biāo)使用是否發(fā)揮了識(shí)別功能即是否進(jìn)入市場流通領(lǐng)域。如，一商標(biāo)雖連續(xù)3年未進(jìn)入市場流通領(lǐng)域使用，但基于其原有的商譽(yù)，仍時(shí)常見諸報(bào)端，或僅對商標(biāo)本身進(jìn)行廣告宣傳，此時(shí)，其雖并未進(jìn)入流通領(lǐng)域起到識(shí)別作用，但仍應(yīng)視為其已經(jīng)使用，有觀點(diǎn)認(rèn)為這會(huì)過度妨礙他人選擇使用商標(biāo)自由。但商標(biāo)本身即是屬于工業(yè)產(chǎn)權(quán)，識(shí)別功能本身也最終以市場競爭為目的，只要他人仍有其他競爭手段可救濟(jì)，在無窮盡的文字及其組合、圖形及其組合中肯定能夠找尋其他可替代商業(yè)標(biāo)志的競爭方式，不必一定撤銷已經(jīng)注冊并實(shí)際以《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定形式使用的商標(biāo)。且《商標(biāo)法》仍有諸如31條等其他條款救濟(jì)確被搶注的行為。
與從寬把握、形式符合則視為使用不同，“搶注他人已經(jīng)使用”則必須嚴(yán)格適用商標(biāo)是否實(shí)際進(jìn)入流通領(lǐng)域起到識(shí)別功能。原因在于，“搶注”行為的惡意以“知曉”為前提，未進(jìn)入流通領(lǐng)域的商標(biāo)，并不被任何消費(fèi)者所知曉，也就無從談起搶注人事先“知曉”從而具有主觀惡意。
二、 “使用”的主體范圍：
1、商標(biāo)注冊人控制、許可范圍內(nèi)的使用，均應(yīng)視為涉案商標(biāo)的使用：
（1）商標(biāo)權(quán)利人的使用當(dāng)然是對涉案商標(biāo)的使用；
（2）商標(biāo)被許可人的使用亦應(yīng)認(rèn)定為系爭商標(biāo)的使用。
2、商標(biāo)許可未備案、無書面商標(biāo)許可協(xié)議情況下，“被許可人”使用行為的認(rèn)定：
（1）商標(biāo)法實(shí)施條例規(guī)定，許可他人使用其注冊商標(biāo)的，許可人應(yīng)當(dāng)自商標(biāo)使用許可合同簽訂之日起３個(gè)月內(nèi)將合同副本報(bào)送商標(biāo)局備案。有觀點(diǎn)認(rèn)為，未備案的被許可人使用系爭商標(biāo)的行為不具有合法性，不應(yīng)認(rèn)定是涉案商標(biāo)使用。本文認(rèn)為，該觀點(diǎn)混淆了合同的成立要件及生效要件。在許可人與被許可人簽署許可協(xié)議后，雙方即具備許可使用的合意，該協(xié)議即成立，但許可協(xié)議是否生效，還應(yīng)看內(nèi)容及形式、程序是否符合法律、法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定。故，無論許可協(xié)議是否備案，其均已成立，均可以證明許可人許可被許可人使用相關(guān)商標(biāo)的真實(shí)意思表示，被許可人使用的行為可認(rèn)定為是對相關(guān)商標(biāo)的使用行為。
（2）至于未具有書面協(xié)議的許可使用行為，則應(yīng)嚴(yán)格審查許可行為是否具有合意，例如雙方是否具有特定關(guān)系，一般來講，法定代表人與公司、股東與公司、關(guān)聯(lián)公司間等的許可與被許可行為，雖無書面合同，亦應(yīng)對使用行為予以認(rèn)定。
（3）需要注意的是，僅有書面許可協(xié)議或轉(zhuǎn)讓協(xié)議，而無被許可人對相關(guān)商標(biāo)的實(shí)際使用證據(jù)，因其未在商品或服務(wù)上實(shí)際使用，故不視為對該商標(biāo)的使用。
3、侵權(quán)人對商標(biāo)使用的定性：
鑒于《商標(biāo)法》44條關(guān)注的是商標(biāo)是否被商標(biāo)注冊人以合法方式使用，而
非該商標(biāo)的任何使用，故侵權(quán)方在未與商標(biāo)權(quán)利人達(dá)成許可使用合意前的使
用該商標(biāo)的行為，涉嫌侵權(quán)，不宜認(rèn)定為對該商標(biāo)的使用。
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