[ 石必勝 ]——(2013-3-6) / 已閱19277次
創(chuàng)造性是專利最重要的實(shí)質(zhì)性條件，專利創(chuàng)造性判斷在我國專利授權(quán)確權(quán)審判中是最重要的問題，[1]對專利創(chuàng)造性制度的研究有重要的理論和實(shí)踐意義。雖然國際上一般承認(rèn)英國1623年的《壟斷法規(guī)》是近代專利保護(hù)制度的起點(diǎn)，[2]但美國的專利制度卻是相對穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展的典范。本文擬通過對美國專利創(chuàng)造性制度司法變遷的研究，對在我國司法實(shí)踐中正確判斷專利創(chuàng)造性提供幫助。
一、專利創(chuàng)造性制度的司法創(chuàng)設(shè)與發(fā)展
（一）巡回上訴法院建立前
美國專利創(chuàng)造性制度由司法創(chuàng)設(shè)是因?yàn)榱⒎ㄓ锌瞻��！睹绹?lián)邦憲法》第8條賦予國會授予專利權(quán)的權(quán)力，但沒有規(guī)定具體標(biāo)準(zhǔn)。專利制度需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)只有一個，即模糊的“發(fā)明”標(biāo)準(zhǔn)。[3]專利性標(biāo)準(zhǔn)的最早參考文獻(xiàn)來自1790年美國《專利法》，其只是簡單要求“發(fā)明”應(yīng)當(dāng)“足以有用并重要”。[4]根據(jù)1790年《專利法》，由國務(wù)卿牽頭，與戰(zhàn)爭部長、司法部長三人組成設(shè)置在國務(wù)院內(nèi)的專利審查機(jī)構(gòu)，時任國務(wù)卿、后來成為美國第三任總統(tǒng)的杰弗遜（Jefferson）成了美國最早的專利審查員。杰弗遜被過多細(xì)微的專利所困擾，因此建議改變立法，拒絕對那些并不重要和顯而易見的發(fā)明授予排他性權(quán)利。[5]1793年美國《專利法》規(guī)定了新穎性和實(shí)用性，此后，美國專利法被修正了約50次，但國會一直堅(jiān)持專利的制定法標(biāo)準(zhǔn)僅限于1793年《專利法》中的新穎性和實(shí)用性。
Hotchkiss案是第一個確立專利創(chuàng)造性的司法判例。在1793年《專利法》背景下，早期的司法判例曾經(jīng)拒絕確立創(chuàng)造性制度。例如，在1825年的Earle案中法院拒絕認(rèn)為專利除新穎性和實(shí)用性之外還有其他條件。[6]1851年的Hotchkiss案是美國早期最重要的專利判例，美國最高法院認(rèn)可了初審法院給陪審團(tuán)的一個指示，即專利性除新穎性和實(shí)用性之外還需要更多的條件，“發(fā)明”被用來表述創(chuàng)造性。[7] Hotchkiss案開啟了專利創(chuàng)造性制度的司法變遷史，為后來制定法中的非顯而易見性條款播下了種子。由于“發(fā)明”并不能準(zhǔn)確地表述創(chuàng)造性，因此在此后各種判例中的適用非�；靵y。[8]例如，在1875年的Reckendorfer案中，美國最高法院推進(jìn)了在Hotchkiss案中的觀點(diǎn)，引入了“創(chuàng)造性天賦”標(biāo)準(zhǔn)（“inventive genius” test）；[9]1941年，美國最高法院又在Cuno案中提出了“創(chuàng)造性天賦的火花”標(biāo)準(zhǔn)（“flash of creative genius” test）。[10]
在專利創(chuàng)造性制度被司法判例創(chuàng)設(shè)的初期，輔助判斷因素很快就被第一次提出。1876年的Smith案中，美國最高法院被認(rèn)為第一次采用了后來被稱為“輔助判斷因素”（secondary considerations）或“顯而易見或非顯而易見的標(biāo)志”（ indicia of obviousness or non-obviousness）。[11]在1891年的Magowan案中，美國最高法院承認(rèn)發(fā)明的商業(yè)成功是不應(yīng)當(dāng)被忽略的事實(shí)，在專利性判斷中具有重要作用。[12]關(guān)于輔助判斷因素的作用，1892年的Washburn＆Moen案較早地明確表示，發(fā)明的價值不應(yīng)當(dāng)放在與其背景相隔離的真空中進(jìn)行評判，而是應(yīng)當(dāng)放在本技術(shù)領(lǐng)域的背景中進(jìn)行評判，輔助判斷因素有利于正確理解發(fā)明的背景。[13]
巡回法院建立前，美國早期的判例表現(xiàn)出兩個司法學(xué)派的分野。1850年至1891年美國國會建立巡回上訴法院期間的諸多判決，在決定發(fā)明是否具備“發(fā)明”條件時，判斷方法上存在的分歧形成了20世紀(jì)的兩個司法學(xué)派：一派主張，發(fā)明的創(chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)結(jié)合發(fā)明作出的技術(shù)背景和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)重視輔助判斷因素的作用；另一派則主張，發(fā)明應(yīng)當(dāng)隔離其技術(shù)背景來判斷是否顯而易見，這是因?yàn)�，只是參考現(xiàn)有技術(shù)中的對比文件而不關(guān)注本技術(shù)領(lǐng)域當(dāng)時和之后的發(fā)展?fàn)顩r才有利于避免事后眼光（hindsight）。
（二）巡回上訴法院建立后
1891年巡回法院建立后，美國最高法院仍然在積極探索專利創(chuàng)造性制度的具體規(guī)則。巡回上訴法院建立起來以及調(diào)卷令制度實(shí)施后，美國最高法院能夠選擇其審理的專利案件的數(shù)量和類型。盡管如此，美國最高法院在1892年至1930期間，仍然表現(xiàn)出了對專利創(chuàng)造性的復(fù)雜態(tài)度。一方面，美國最高法院不斷強(qiáng)調(diào)背景知識對于客觀地判斷創(chuàng)造性的重要作用，并且不斷拒絕適用主觀性太強(qiáng)的創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)。例如，美國最高法院在1911年的Diamond Rubber案中強(qiáng)調(diào)要考慮發(fā)明的商業(yè)成功，認(rèn)為發(fā)明者的成功應(yīng)當(dāng)作為專利性的考慮因素，而且明確地拒絕了主觀且難以操作的“創(chuàng)造性天賦”標(biāo)準(zhǔn)，傾向于根據(jù)發(fā)明在結(jié)果上的技術(shù)貢獻(xiàn)來確定其專利性。[14]
另一方面，美國最高法院有時也忽視發(fā)明背景知識的重要性，不重視輔助判斷因素的作用。例如，在1935年的Paramount案中，美國最高法院并不重視發(fā)明在商業(yè)上的成功，對他人在解決本發(fā)明所解決的技術(shù)問題的失敗也不予考慮。美國最高法院認(rèn)為“只有要在對本發(fā)明是否顯而易見有疑問”時，這些證據(jù)才能夠“放在天平上衡量”。[15]
從1930年開始，羅斯福（Roosevelt）總統(tǒng)看起來對專利也持懷疑態(tài)度，這導(dǎo)致美國最高法院對專利創(chuàng)造性的要求更加苛刻。在1938年給國會的意見中，羅斯福主張專利制度是“困擾國家的經(jīng)濟(jì)病”。二戰(zhàn)結(jié)束后，美國司法部反壟斷局“開展了一項(xiàng)反對專利濫用的運(yùn)動”。[16]在1937年前的10年間，美國最高法院認(rèn)定了17個專利無效的同時只認(rèn)定了2個專利有效。[17]在1949年的Jungersen案中，杰克遜法官寫下了令當(dāng)時的專利界震驚的著名斷言：“美國最高法院對認(rèn)定專利無效的熱衷，將會使得只有美國最高法院的手夠不著的那個專利才能有幸成為惟一有效的專利�！盵18]
在20世紀(jì)初至1952年，美國最高法院在對待專利和“發(fā)明”標(biāo)準(zhǔn)的路途中走得非常曲折，“發(fā)明”標(biāo)準(zhǔn)可以像橡皮一樣被捏弄成各種形狀以滿足個案中的創(chuàng)造性判斷，創(chuàng)造性判斷的判例充斥著混亂和主觀性，這導(dǎo)致了下級法院的困惑和專利界的迷茫。[19]正如漢德法官1955年在Lyon案中表示，“發(fā)明”也許是最為令人困惑的概念。[20]
二、《專利法》第103條與司法的互動
（一）第103條制定前后的司法動態(tài)
由于美國最高法院和下級法院的判決中缺乏統(tǒng)一的創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)，各方都呼吁在《專利法》中明確規(guī)定創(chuàng)造性。例如，1948年由著名發(fā)明家凱特林（Kettering）帶領(lǐng)的國家專利規(guī)劃委員會（National Patent Planning Commission）制作的關(guān)于《專利法》狀況的報(bào)告認(rèn)為：專利制度最大的技術(shù)缺陷在于對于“發(fā)明”的界定缺乏一個明確的標(biāo)準(zhǔn)。國家專利規(guī)劃委員會呼吁“專利性應(yīng)當(dāng)通過發(fā)明對技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)來客觀地決定，而不是通過發(fā)明完成過程的性質(zhì)來主觀地決定”。[21]面對各種呼聲，美國專利局安排首席審查員費(fèi)德里科（Federico）起草《專利法》，全國專利法協(xié)會理事會安排瑞奇（Rich）參與起草。[22]1952年，修改后的美國《專利法》得以通過，其中第103條將專利創(chuàng)造性明確規(guī)定為發(fā)明在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員具有非顯而易見性。
第103條的非顯而易見性標(biāo)準(zhǔn)相對于“發(fā)明”標(biāo)準(zhǔn)有了巨大的進(jìn)步。雖然是否顯而易見的判斷最終還是主觀判斷，但基于創(chuàng)造性才能、天賦、火花、驚奇和激動等標(biāo)準(zhǔn)作出判斷，與基于現(xiàn)有技術(shù)相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見的判斷有巨大差異。這個標(biāo)準(zhǔn)不會使審查員和法官隨意以各種主觀原因認(rèn)定一項(xiàng)發(fā)明不具備專利性，使得他們必須以相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見這樣的詞語來表述。雖然本領(lǐng)域技術(shù)人員的技能是什么以及什么是顯而易見的最終決定仍是主觀的，但這是一個可以舉出證據(jù)的表述。[23]
在1952年《專利法》制定后的幾年中，關(guān)稅和專利上訴法院等多數(shù)法院和美國專利局并沒有正確認(rèn)識并適用體現(xiàn)在第103條中的精細(xì)立法變化。1955年，第二巡回上訴法院審理了在1952年《專利法》制定后的首個涉及專利性的案件，初出茅廬的第103條遇到了受到極大尊重的漢德法官來適用它。這個案件是Lyon案，漢德法官在判決中表示，1952年《專利法》體現(xiàn)了美國國會有意恢復(fù)Hotchkiss案規(guī)則的目的，而且將其提升為制定法。[24]其他幾個聯(lián)邦巡回上訴法院隨后采用了漢德法官對第103條的解釋。[25]通過援引Lyon案，這些法院開始將認(rèn)定專利有效的理由建立在“專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別”以及是否這些區(qū)別“在發(fā)明做出時，相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見的”。這樣的創(chuàng)造性判斷方法和步驟符合了第103條規(guī)定的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)。
雖然輔助判斷因素沒有被第103條所采用，但在顯而易見性的判斷中卻得到許多法院的重視。在1952年《專利法》制定過程中，長期存在的技術(shù)需求等因素作為立法建議提交到眾議院，但到最后，并沒有輔助判斷因素被制定法所確認(rèn)，原因可能是輔助判斷因素在案例法中的適用缺乏統(tǒng)一性。第103條制定后，隨著漢德法官的指引，許多法院采用了例如長期存在的技術(shù)需求和商業(yè)成功等客觀因素來判斷顯而易見。[26]
（二）Graham案的重要影響
1966年，第103條最終通過四個案件擺在了美國最高法院面前：Graham案、[27]Calmar案、[28]Colgate案、[29]Adams案。[30]在三個涉及第103條的案件中，Graham案與第103條最為相關(guān)�？死耍–lark）法官起草了Graham案的判決，他明確表示在已有的新穎性和實(shí)用性之外，制定法為專利性又增加了非顯而易見性，法院應(yīng)當(dāng)拋棄“發(fā)明”標(biāo)準(zhǔn)�？死朔ü僭谂袥Q中認(rèn)為，第103條與Hotchkiss案有緊密的聯(lián)系，二者都強(qiáng)調(diào)了發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域和在該技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步，二者主要的區(qū)別在于，國會強(qiáng)調(diào)的“非顯而易見”更有可操作性，而非容易導(dǎo)致不同理解的“發(fā)明”標(biāo)準(zhǔn)。[31]克拉克法官強(qiáng)調(diào)，美國專利局對第103條的適用應(yīng)當(dāng)“嚴(yán)格地堅(jiān)持”在Graham案中所解釋的1952年美國《專利法》第103條。[32]
Graham案是美國專利創(chuàng)造性制度司法變遷的里程碑，不僅明確了Graham案要素，還強(qiáng)調(diào)了輔助判斷因素。Graham案的判決書中列舉了判斷顯而易見性時應(yīng)當(dāng)依據(jù)的事實(shí)要件：現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定；現(xiàn)有技術(shù)與爭議權(quán)利要求之間的區(qū)別應(yīng)當(dāng)確定；相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的水平應(yīng)當(dāng)明確。在這些前提下，再來確定技術(shù)方案是否顯而易見，這就是所謂的Graham要素。Graham案還強(qiáng)調(diào)輔助判斷因素，例如商業(yè)上的成功、長期存在但未滿足的需求、他人的失敗等，可能被用于幫助認(rèn)定發(fā)明技術(shù)方案的最初技術(shù)背景，作為顯而易見或非顯而易見的標(biāo)志，這些標(biāo)準(zhǔn)都具有關(guān)聯(lián)性，可以用于幫助認(rèn)定發(fā)明的最初技術(shù)背景。[33]在Graham案中，美國最高法院滿懷信心地表示：“我們相信，恪守這里所確定的各種要求，將產(chǎn)生國會在1952年《專利法》中所要求的一致性和確定性。”在Graham之后，各巡回上訴法院應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)造性判斷過程中認(rèn)定Graham案中確定的事實(shí)要件，[34]而且認(rèn)為創(chuàng)造性應(yīng)當(dāng)按照發(fā)明作出時的情況來判斷，而不是基于事后眼光。[35]如果不遵循Graham案的規(guī)則，法院的判決將會被改判。[36]
（三）聯(lián)邦巡回上訴法院對第103條的鞏固
早在Graham案之前，美國聯(lián)邦關(guān)稅和專利上訴法院（CCPA）就在第103條的適用中確立了TSM檢驗(yàn)法即“教導(dǎo)—啟示—動機(jī)”檢驗(yàn)法（teaching-suggestion-motivation（TSM） test）。[37]TSM檢驗(yàn)法有利于防止專利創(chuàng)造性判斷的事后眼光，有利于促進(jìn)創(chuàng)造性判斷的客觀化。在1981年聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）成立后，繼續(xù)堅(jiān)持適用TSM檢驗(yàn)法。雖然圍繞TSM檢驗(yàn)法一直存在爭議，但TSM檢驗(yàn)法無疑是聯(lián)邦巡回上訴法院在專利創(chuàng)造性判斷中的最大招牌，有力地促進(jìn)了第103條適用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。
作為專利案件的惟一上訴法院，聯(lián)邦巡回上訴法院還強(qiáng)調(diào)了輔助判斷因素的作用。已經(jīng)被任命為聯(lián)邦巡回上訴法院法官的瑞奇努力引導(dǎo)律師和法官在所有的創(chuàng)造性判斷案件中都要考慮輔助判斷因素。聯(lián)邦巡回上訴法院的馬克（Markey）法官也強(qiáng)調(diào)輔助判斷因素的重要性，他在一次演講中表示，輔助判斷因素在重要性上并不是輔助性的，他們的輔助性只是體現(xiàn)在時間順序上。[38]在Stratoflex案中，馬克法官強(qiáng)調(diào)輔助判斷證據(jù)并不只是在對是否顯而易見有疑惑時才使用，Graham要素需要全面考慮，并不存在優(yōu)先的要件以忽視對其他要件的考察。[39]由于聯(lián)邦巡回上訴法院的重視，1978年美國專利商標(biāo)局修改專利審查指南時正式規(guī)定創(chuàng)造性判斷時要考慮商業(yè)成功和其他涉及創(chuàng)造性的因素。
三、KSR案對專利創(chuàng)造性制度的發(fā)展
（一）KSR案之前對TSM檢驗(yàn)法的爭議
2007年KSR案[40]之前，有研究認(rèn)為聯(lián)邦巡回上訴法院的TSM檢驗(yàn)法降低了專利創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。1994年，美國專利商標(biāo)局對專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)舉行了聽證，聽證會上惟一的爭議在于專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)是否應(yīng)當(dāng)再嚴(yán)格一些。[41] 2001年，有學(xué)者對聯(lián)邦巡回上訴法院1995年前15年間的判決進(jìn)行研究，認(rèn)為被認(rèn)定為不具備創(chuàng)造性的發(fā)明的比例有所下降。[42]2003年，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會發(fā)布了題為《促進(jìn)創(chuàng)新：專利法與政策的適度平衡》的研究報(bào)告。[43] 2004年，另一研究機(jī)構(gòu)發(fā)布了題為《21世紀(jì)的專利制度》的研究報(bào)告。[44]這兩個報(bào)告以聯(lián)邦巡回上訴法院的案例為重點(diǎn)進(jìn)行了研究，認(rèn)為聯(lián)邦巡回上訴法院不恰當(dāng)?shù)亟档土藙?chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)為其中一個重要原因就是TSM檢驗(yàn)法的適用。
（二）KSR案對TSM檢驗(yàn)法的評價
2007年的KSR案首先明確專利創(chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)遵守Graham案中確立的規(guī)則。最高法院在KSR案的判決中認(rèn)為，對于非顯而易見性的判斷，Graham案規(guī)則確定了寬泛的認(rèn)定要件并要求重視可能有用的輔助判斷因素，已確立一個靈活的判斷方法，能夠促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的統(tǒng)一性和確定性。[45]在KSR案中，最高法院分析了TSM檢驗(yàn)法與Graham案規(guī)則的關(guān)系，認(rèn)為適用Graham案規(guī)則與適用TSM檢驗(yàn)法并不存在沖突。
美國最高法院在KSR案中指出了聯(lián)邦巡回上訴法院在適用TMS檢驗(yàn)法時存在的錯誤，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用更為靈活的TSM檢驗(yàn)法。美國最高法院認(rèn)為，TMS檢驗(yàn)法提供了有益的視角，能夠促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的客觀化，但并不能成為僵化的強(qiáng)制形式。如果死板地適用TSM檢驗(yàn)法，正如聯(lián)邦巡回上訴法院在KSR案中的適用，就會與美國最高法院的先例規(guī)則不符。美國最高法院認(rèn)為，專利創(chuàng)造性判斷不能局限于教導(dǎo)、啟示和動機(jī)的形式化概念，或者過分強(qiáng)調(diào)出版文獻(xiàn)和公開專利的表面內(nèi)容。技術(shù)進(jìn)步的多樣性并不能將分析局限于過于機(jī)械的方式，事實(shí)上市場需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比科技文獻(xiàn)更能促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。將專利授予并沒有創(chuàng)造性的發(fā)明，例如將已知要素組合起來的發(fā)明，將會剝奪現(xiàn)有技術(shù)的價值和用途。美國最高法院強(qiáng)調(diào)，聯(lián)邦巡回上訴法院應(yīng)當(dāng)適用更為靈活的TSM檢驗(yàn)法。[46]
（三）KSR案的專利創(chuàng)造性判斷規(guī)則
美國最高法院通過指出適用TSM檢驗(yàn)法存在的問題，從四個方面明確了專利創(chuàng)造性判斷的規(guī)則。第一，在專利創(chuàng)造性判斷中應(yīng)客觀地認(rèn)定技術(shù)問題。最高法院認(rèn)為，聯(lián)邦巡回上訴法院適用TSM檢驗(yàn)法的第一錯誤是，認(rèn)為法官和專利審查員只能受到專利權(quán)人試圖解決的技術(shù)問題的限制，并沒有正確地認(rèn)識到激勵專利權(quán)人解決的技術(shù)問題只是發(fā)明要解決的諸多技術(shù)問題之一。問題并不在于發(fā)明相對于專利權(quán)人是否顯而易見，而是在于發(fā)明相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見。在這種正確的分析前提下，在發(fā)明作出時本領(lǐng)域的任何需求和問題，以及專利本身所說的技術(shù)問題，都可能是將發(fā)明中的各種要素組合起來的原因。[47]本領(lǐng)域技術(shù)人員與發(fā)明人認(rèn)識到的技術(shù)問題可能不相同，發(fā)明人與本領(lǐng)域技術(shù)人員選擇作為起點(diǎn)的現(xiàn)有技術(shù)也可能不相同，因此應(yīng)客觀地認(rèn)定技術(shù)問題有利于客觀地判斷創(chuàng)造性。美國最高法院實(shí)際上提高了對專利創(chuàng)造性高度的要求。
第二，本領(lǐng)域技術(shù)人員具有一定的創(chuàng)造能力。美國最高法院認(rèn)為聯(lián)邦巡回上訴法院適用TSM檢驗(yàn)法的第二個錯誤是，認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員只能從現(xiàn)有技術(shù)中解決相同問題的因素中尋找解決辦法。美國最高法院認(rèn)為，聯(lián)邦巡回上訴法院將本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)定為一個不具有創(chuàng)造能力的人過于死板和僵化。本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨技術(shù)問題時不僅會考慮解決同一技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)，也具有一般的判斷、分析能力，能夠?qū)F(xiàn)有技術(shù)中的多個技術(shù)方案結(jié)合在一起，就像是玩智力拼圖一樣。本領(lǐng)域技術(shù)人員也具備普通的創(chuàng)造能力，并不是一個機(jī)器。[48]美國最高法院在KSR案中實(shí)際上通過認(rèn)定本領(lǐng)域技術(shù)人員具有一定的創(chuàng)造能力而提高了專利創(chuàng)造性的高度。
第三，“明顯值得嘗試”的情形應(yīng)認(rèn)定為顯而易見。美國最高法院認(rèn)為聯(lián)邦巡回上訴法院適用TSM檢驗(yàn)法的第三個錯誤是，即使一項(xiàng)專利的技術(shù)方案被證明是明顯值得嘗試的也不能被認(rèn)定為顯而易見。最高法院認(rèn)為，當(dāng)存在解決技術(shù)問題的技術(shù)需求或者市場壓力時，會有大量比較明確的可預(yù)測的解決方案出現(xiàn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員有充分理由在他的能力范圍內(nèi)去尋找已有的解決方案。如果這只是可預(yù)料的成功，則解決方案只是普通技術(shù)和常識的結(jié)果而不是發(fā)明的結(jié)果。在上述情況下，明顯值得嘗試的組合有可能符合《專利法》第103條規(guī)定的顯而易見。[49]最高法院的這一觀點(diǎn)實(shí)際上是認(rèn)為TSM檢驗(yàn)法并不是認(rèn)定顯而易見的惟一方法。判斷是否顯而易見可以根據(jù)具體案情多角度進(jìn)行，在有的情況下，即使不存在明確的技術(shù)啟示，技術(shù)方案也有可能是顯而易見的。實(shí)現(xiàn)發(fā)明的途徑有多個，并不因?yàn)榘l(fā)明人選擇和認(rèn)為的那條道路是曲折的，就一定要認(rèn)定發(fā)明是非顯而易見的。最高法院主張更加靈活地判斷創(chuàng)造性，客觀上提高了創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。
第四，技術(shù)啟示不僅存在于現(xiàn)有技術(shù)中，還存在于公知常識中。美國最高法院認(rèn)為聯(lián)邦巡回上訴法院在適用TSM檢驗(yàn)法中的第四個錯誤是，為了防止法官和審查員受到事后眼光的影響，過于機(jī)械地阻止本領(lǐng)域技術(shù)人員從公知常識中尋求技術(shù)啟示。[50]在認(rèn)定事實(shí)時，專利創(chuàng)造性判斷者確實(shí)要防止受到事后眼光的偏見造成的影響。[51]然而，過于嚴(yán)格地限制求助于公知常識既不必要，也不符合在先判例法。事實(shí)上，在2006年P(guān)atrick案中，聯(lián)邦巡回上訴法院就認(rèn)為TSM檢驗(yàn)法事實(shí)上非常靈活，不僅準(zhǔn)許，而且要求考慮公知常識。[52]美國最高法院強(qiáng)調(diào)非顯而易見性的判斷不能局限于對比文件中表達(dá)教導(dǎo)、啟示或者動機(jī)的文字，也不能過分強(qiáng)調(diào)公開文獻(xiàn)和授權(quán)專利的字面內(nèi)容的重要性，應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大現(xiàn)存解決方案的尋找范圍，尤其是應(yīng)當(dāng)重視從本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)常識中尋找解決方案的技術(shù)啟示。
（四）KSR案的影響
KSR案對美國專利制度產(chǎn)生了廣泛、深遠(yuǎn)的影響。KSR案提高了專利創(chuàng)造性判斷的標(biāo)準(zhǔn)，使得此后的司法判例更加嚴(yán)格地適用創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)。在2008年，聯(lián)邦巡回上訴法院對兩個涉及到專利創(chuàng)造性的案件作出了判斷，均適用了KSR案確定的規(guī)則。在Agrizap案中，涉案專利是已知要素的組合，取得了本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)料得到的技術(shù)效果，陪審團(tuán)認(rèn)為涉案專利有效，但聯(lián)邦巡回上訴法院推翻了陪審團(tuán)的結(jié)論，認(rèn)為已知要素的組合沒有取得預(yù)料不到的技術(shù)效果是顯而易見的。[53]在Ortho-McNeil案中，聯(lián)邦巡回上訴法院也強(qiáng)調(diào)如果涉案專利沒有取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為顯而易見。[54]KSR案之后，美國專利商標(biāo)局隨后根據(jù)KSR案的規(guī)則修改了專利審查指南，確保按照KSR案的規(guī)則進(jìn)行專利審查和授權(quán)。
四、主要啟示
（一）專利創(chuàng)造性制度法律移植的啟示
美國專利創(chuàng)造性制度的司法變遷為法律移植的研究提供了鮮活的樣本。德國比較法學(xué)家格羅斯菲爾德（Grossfeld）是主張法律不可移植的代表之一，他認(rèn)為文化、地理、語言、宗教等都會阻礙法律移植，甚至提出“法律的不可移植性規(guī)律”。[55]美國專利創(chuàng)造性制度的司法變遷表明，習(xí)慣很難改變，尤其是一個職業(yè)共同體的習(xí)慣。在1952年《專利法》生效后，美國專利局仍然在專利性判斷中認(rèn)為如果缺乏“發(fā)明”則不授予專利，而且關(guān)稅和專利上訴法院也保持相同的習(xí)慣。[56]這種情況經(jīng)過較長時間后才逐漸改變。美國的專利創(chuàng)造性制度史表明，法律移植面臨各種各樣的難題。但是，美國專利創(chuàng)造性相關(guān)判例法的廣泛移植，也佐證了法律的可移植性。歐洲和美國似乎是用了不相同的思路來規(guī)定創(chuàng)造性，但歐洲專利局的專利審查指南也專節(jié)規(guī)定了顯而易見性。[57]歐洲專利局上訴委員會還專門解釋了顯而易見的含義。[58]美國1952年《專利法》第103條（a）款的最后一句話是，專利性的認(rèn)定不受發(fā)明完成過程的影響。[59]我國1993年專利審查指南就借鑒了此規(guī)定，而且這一規(guī)定在歷次專利審查指南的修改中都予以保留。美國專利創(chuàng)造性的判例法的廣泛移植還體現(xiàn)在判例的直接引用上。1979年美國有個判例涉及到帶凹槽以排除表面水的碳剎車盤的發(fā)明。[60]《美國專利審查指南》引用了該案例，[61]《日本專利審查指南》引用了該案例，[62]我國專利審查指南也引用了該案例。[63]上述事實(shí)佐證了沃森（Watson）關(guān)于現(xiàn)實(shí)中大量存在法律移植并認(rèn)為法律移植具有可行性的主張。[64]
專利法是一個受政治、文化等方面的差異影響不大的部門法，專利權(quán)國際保護(hù)不斷完善和發(fā)展成為專利創(chuàng)造性制度法律移植的根本原因。專利創(chuàng)造性制度的可移植性為借鑒外國的專利創(chuàng)造性制度提供了理論依據(jù)，在我國的專利審查和專利審判實(shí)踐中，有選擇地借鑒外國的專利創(chuàng)造性判斷規(guī)則將會有助于完善我國的相關(guān)制度。
（二）司法主導(dǎo)作用的啟示
美國司法為專利創(chuàng)造性制度的創(chuàng)設(shè)和發(fā)展起到了重要作用。在制定法沒有規(guī)定專利創(chuàng)造性制度的情況下，美國司法通過判例創(chuàng)設(shè)并不斷發(fā)展了專利創(chuàng)造性制度。享有盛譽(yù)的聯(lián)邦第二巡回上訴法院的漢德法官對促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的客觀化起到重要作用，其在專利創(chuàng)造性判斷中總是求助于輔助判斷因素。[65]他多次解釋了發(fā)明的技術(shù)背景知識對創(chuàng)造性判斷的重要性，[66]其在1952年《專利法》第103條制定后，仍然堅(jiān)持上述原則，直到1966年美國最高法院在Graham案中對輔助判斷因素的正式認(rèn)可。瑞奇在擔(dān)任法官前參與了美國《專利法》第103條的制定，而且在擔(dān)任法官后對于第103條正確適用起到重要作用。瑞奇一直在努力主張采用顯而易見性標(biāo)準(zhǔn)，其在參與《專利法》修改中強(qiáng)調(diào)專利性“不應(yīng)當(dāng)被貢獻(xiàn)完成的方式所否定”，瑞奇的主張?bào)w現(xiàn)在了《專利法》第103條的規(guī)定中。因?yàn)閷Φ?03條的制定作出了巨大貢獻(xiàn)，瑞奇后來被稱為“專利法創(chuàng)建之父”。[67]由于瑞奇對第103條的貢獻(xiàn)，他在1956年成為第一個被任命為關(guān)稅和專利上訴法院的專利律師，后來，他被任命為該法院的法官。他不斷利用自己的職位促進(jìn)第103條的正確適用，作出了許多具有重要意義的判決。[68]
美國的歷史表明，如果法院對專利創(chuàng)造性的判斷規(guī)則掌握得好，將會對專利制度的發(fā)展產(chǎn)生積極影響，但如果掌握得不好，則可以導(dǎo)致專利制度的混亂。因此，我國法院應(yīng)當(dāng)重視專利案件的審理，加強(qiáng)相關(guān)制度的研究，促進(jìn)判例規(guī)則的統(tǒng)一。美國的情況也表明，法官是最終裁判者，優(yōu)秀的法官能夠有力地促進(jìn)專利制度的健康發(fā)展。為了保證專利案件的正確審理，我國法院應(yīng)當(dāng)重視培養(yǎng)法官的業(yè)務(wù)能力。
（三）專利創(chuàng)造性判斷客觀化的啟示
美國專利創(chuàng)造性制度的司法變遷表明，專利創(chuàng)造性判斷主觀性容易泛濫的主要原因有專利創(chuàng)造性條件固有的主觀性、判斷主體事后眼光的影響、判斷主體的分散性和差異性等幾個方面。漢德法官很早就認(rèn)識到專利創(chuàng)造性本身固有的主觀性，表示：“我知道在回答創(chuàng)造性條件在每個案件中引發(fā)的問題時，不存在客觀標(biāo)準(zhǔn)。”[69]并認(rèn)為判斷創(chuàng)造性根本上是主觀判斷，“創(chuàng)造性條件的缺陷確實(shí)是它的不確定性�！盵70]事后眼光或事后諸葛亮也是創(chuàng)造性判斷主觀性泛濫的重要因素，正如麥肯納（McKenna）法官在1911年的Diamond Rubber案中所表示：馬后炮總是容易的，問題一旦解決了，就不再有困難。[71]判斷主體的分散性和差異性是專利創(chuàng)造性判斷客觀化的障礙之一，美國早期在創(chuàng)造性判斷上表現(xiàn)出來混亂與判斷主體的分散性有密切關(guān)系。
美國的情況也表明，為了促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的主觀化，應(yīng)當(dāng)從五個方面著手。第一，專利創(chuàng)造性判斷方法的統(tǒng)一能夠有效促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的客觀化。Graham案確立了判斷創(chuàng)造性的事實(shí)要件，結(jié)合聯(lián)邦巡回上訴法院采用的TSM檢驗(yàn)法，美國的專利創(chuàng)造性判斷方法出現(xiàn)了相對客觀、統(tǒng)一的局面。第二，正確認(rèn)定客觀技術(shù)問題能夠有效促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的客觀化。美國最高法院在KSR案中就指出，不能局限于考慮專利權(quán)人意圖解決的技術(shù)問題。[72]《美國專利審查指南》也規(guī)定，應(yīng)當(dāng)意識到有時發(fā)明人是為了不同于創(chuàng)造性判斷者的目的或解決不同的技術(shù)問題而進(jìn)行相同的改進(jìn)。[73]第三，重視輔助判斷因素的作用能夠有效促進(jìn)專利創(chuàng)造性判斷的客觀化。在1960年的Reiner案中，漢德法官就認(rèn)為輔助判斷因素在判斷非顯而易見時相當(dāng)于“路標(biāo)”，輔助判斷因素往往會使創(chuàng)造性判斷者掌握的信息更加完整。[74]第四，對相同情況適用相同判斷規(guī)則是促進(jìn)創(chuàng)造性判斷客觀化的有效途徑之一。對于一些常見的發(fā)明類型確定統(tǒng)一的判斷規(guī)則，正如KSR案中增加的一些類型化的判斷規(guī)則，有利于客觀地判斷創(chuàng)造性�！睹绹鴮＠麑彶橹改稀肪土信e了支持顯而易見性的認(rèn)定的幾種具體情形，[75]我國《專利審查指南》第二部分第4章第4節(jié)有類似的規(guī)定，還可以根據(jù)司法實(shí)踐中的情況不斷總結(jié)類似的規(guī)則。第五，專利創(chuàng)造性判斷主體的集中和同質(zhì)化有利于促進(jìn)創(chuàng)造性判斷的客觀化。在聯(lián)邦巡回上訴法院建立后，專利上訴案件集中到了少數(shù)法官手中，法官的集中和同質(zhì)性促進(jìn)了創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。2009年起，我國所有專利授權(quán)確權(quán)行政案件統(tǒng)一由知識產(chǎn)權(quán)庭審理，有利于我國的專利創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)向著更加穩(wěn)定、統(tǒng)一的方向發(fā)展。
（四）專利創(chuàng)造性高度不斷變化的啟示
自從1791年杰弗遜建議不授予專利權(quán)給那些不重要的和顯而易見的發(fā)明以來，美國司法對專利創(chuàng)造性高度的要求不斷地變化。Hotchkiss案對專利提出了創(chuàng)造性的要求。1911年的Diamond Rubber案承認(rèn)了即使發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)步較小也應(yīng)當(dāng)予以專利保護(hù)。[76]從1930年開始，羅斯福新政前的大蕭條和國家經(jīng)濟(jì)困難影響到了美國最高法院對專利的態(tài)度，美國最高法院對專利創(chuàng)造性高度的要求更加苛刻。1952年《專利法》第103條制定后，對專利創(chuàng)造性高度的嚴(yán)格要求有所緩和。在一段時間之后，又有人認(rèn)為授予美國專利的創(chuàng)造性高度太低。在2007年美國最高法院對KSR案作出判決前，理論界和實(shí)務(wù)界普遍對聯(lián)邦巡回上訴法院是否降低創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了討論。美國最高法院回應(yīng)了這種意見，在KSR案中提高了專利創(chuàng)造性判斷的標(biāo)準(zhǔn)。
美國的情況表明：第一，專利創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)的高低，直接影響到專利制度的健康發(fā)展。美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會在2003年的研究報(bào)告中就認(rèn)為，由于專利的阻塞效應(yīng)，給創(chuàng)造性高度太低的發(fā)明授予專利可能影響公平競爭，阻礙技術(shù)創(chuàng)新。[77]在美國出現(xiàn)的所謂專利叢林（Patent Thickets）問題，主要原因之一就是對專利創(chuàng)造性的要求太低。因此，專利創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)適中，既不能太高，也不能太低。第二，專利創(chuàng)造性是一個裁量性規(guī)范，是貫徹司法政策的重要切入點(diǎn)。美國法院不斷調(diào)整專利創(chuàng)造性的高度以促進(jìn)專利制度的健康發(fā)展，表明美國的司法政策是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不斷調(diào)整的。在我國的專利審判實(shí)踐中，也應(yīng)當(dāng)重視根據(jù)我國專利制度發(fā)展情況和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況不斷調(diào)整知識產(chǎn)權(quán)司法政策，促進(jìn)專利制度的健康發(fā)展。
總共3頁 1 [2] [3]
下一頁
