[ 林海濤 ]——(2004-5-31) / 已閱7343次
我對(duì)本案的一些看法
——對(duì)《這起專利侵權(quán)糾紛您怎么看》一文的回應(yīng)
林海濤
讀了貴報(bào)(中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào))2004年3月18日第4版《這起專利侵權(quán)糾紛您怎么看》一文，筆者認(rèn)為本案的焦點(diǎn)有三個(gè)：（一）H公司應(yīng)證明其應(yīng)用的配方技術(shù)是其在逄某專利申請(qǐng)以前就已經(jīng)獨(dú)立完成或者是合法取得的；（二）H公司將視××沖劑投入市場(chǎng)的銷售行為是否導(dǎo)致了該視××沖劑的制造方法已向公眾公開(kāi)；（三）如果H 公司將視××沖劑投入市場(chǎng)的銷售行為足以導(dǎo)致該沖劑的制造方法已向公眾公開(kāi)，那么逄某的專利是否還具有新穎性。
對(duì)于焦點(diǎn)（一），由于本案被告H公司在訴訟中主張先用權(quán)，所以H公司就應(yīng)舉證證明其利用與該專利相同技術(shù)生產(chǎn)、銷售視××沖劑的行為符合專利法所規(guī)定的先用權(quán)的適用條件。對(duì)于先用權(quán)，當(dāng)時(shí) 1992年的《專利法》的規(guī)定是“在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。”因此，根據(jù)該條，H公司要主張“先用權(quán)”，就必須要證明其所利用的與逄某專利相同的技術(shù)是其在逄某申請(qǐng)專利之前就已經(jīng)獨(dú)立完成或者合法取得。事實(shí)上，在本案中，H公司也確實(shí)在舉證證明其所利用的技術(shù)是其獨(dú)立完成或者有合法來(lái)源的，例如H公司向法院提供的“省衛(wèi)生廳存檔的該公司向省衛(wèi)生廳申報(bào)的‘××近視沖劑’（視××沖劑的前一名稱），新藥材料18份以及批準(zhǔn)文號(hào)”的證據(jù)。但是，筆者認(rèn)為H上述證據(jù)并不能證明該技術(shù)是H公司獨(dú)立完成或者合法取得，因?yàn)镠 公司有可能是將竊取的他人技術(shù)而向省衛(wèi)生廳申報(bào)新藥和批準(zhǔn)文號(hào)，而省衛(wèi)生廳對(duì)H是否是竊取的他人技術(shù)是無(wú)法知曉的。因此，H 公司在本案中應(yīng)進(jìn)一步舉證證明其所實(shí)施的技術(shù)是其獨(dú)立完成或者合法取得的，否則H公司不享有先用權(quán)。
對(duì)于焦點(diǎn)（二），則涉及到逄某所申請(qǐng)的專利技術(shù)是否具有新穎性的問(wèn)題。由于H公司在1996年3月就開(kāi)始生產(chǎn)與該專利相同技術(shù)的視××沖劑，同年6月1日開(kāi)始向市場(chǎng)銷售該產(chǎn)品，而逄某則是在同年的6月17日才申請(qǐng)專利，因此 H公司生產(chǎn)、銷售視××沖劑的時(shí)間都早于逄某申請(qǐng)?jiān)搶＠臅r(shí)間，那么H這種生產(chǎn)、銷售行為是否構(gòu)成我國(guó)專利法所規(guī)定的“使用公開(kāi)”從而破壞逄某申請(qǐng)專利的新穎性了呢？我國(guó)專利局《審查指南》（第二部分第三章2.1.3.2）將使用公開(kāi)界定為：“由于使用導(dǎo)致一項(xiàng)或者多項(xiàng)技術(shù)方案的公開(kāi)，或者導(dǎo)致該技術(shù)方案處于公眾中任何一個(gè)人都可以得知的狀態(tài)，這種公開(kāi)方式稱為使用公開(kāi)，即所使用的產(chǎn)品或者裝置需要經(jīng)過(guò)破壞才能得知其結(jié)構(gòu)和功能，也仍然屬于使用公開(kāi)，不僅包括制造、使用、銷售或者進(jìn)口，而且還包括通過(guò)模型等使公眾能夠了解其技術(shù)內(nèi)容的情況。但是，未給出任何有關(guān)技術(shù)內(nèi)容的說(shuō)明，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無(wú)法得知其結(jié)構(gòu)和功能或材料成分的產(chǎn)品展示，不屬于公開(kāi)使用�！痹诒景钢�，由于H公司已將利用與該專利相同技術(shù)生產(chǎn)的視××沖劑投入了市場(chǎng)，其銷售對(duì)象是不特定的，如果在當(dāng)時(shí)該醫(yī)藥領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠根據(jù)該視××沖劑而分析、研究出該沖劑的制作方法，那么，可以說(shuō)該H 公司的銷售行為已導(dǎo)致了該技術(shù)在逄某申請(qǐng)專利之前就已被H公司“使用公開(kāi)”；反之，如果該領(lǐng)域的技術(shù)人員雖然能夠從市場(chǎng)上買(mǎi)到該視××沖劑，但依當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件卻無(wú)法分析、研究出該沖劑的制造方法，則該視××沖劑的制作技術(shù)就沒(méi)有被公開(kāi)。
對(duì)于焦點(diǎn)（三），如果H公司在逄某申請(qǐng)專利之前生產(chǎn)、銷售與該專利相同技術(shù)的視××沖劑的行為已經(jīng)導(dǎo)致了制造該視××沖劑的技術(shù)公開(kāi)，那么在這種情況下就有可能影響到逄某所申請(qǐng)專利的新穎性。在此需要分三種情況討論：（1）如果制造該視××沖劑的方法是H 公司獨(dú)立完成的或者有合法來(lái)源的，由于H 公司在逄某申請(qǐng)?jiān)搶＠熬鸵呀?jīng)導(dǎo)致了該技術(shù)的公開(kāi)，所以逄某所申請(qǐng)的專利缺乏新穎性。（2）如果H 公司生產(chǎn)該視××沖劑的技術(shù)是竊取逄某的技術(shù)，根據(jù)1992年《專利法》第二十四條之三的規(guī)定：“申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：三、他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的。”在（2）這種情況下,H公司的行為就屬于上條所規(guī)定的“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的”，而逄某又是在H公司將生產(chǎn)該視××沖劑的技術(shù)公開(kāi)的六個(gè)月內(nèi)即將該技術(shù)申請(qǐng)了專利，所以逄某的所申請(qǐng)的專利并不喪失新穎性。（3）如果H公司生產(chǎn)視××沖劑的技術(shù)既不是其獨(dú)立完成的，也不是竊取逄某的技術(shù)，但卻是從第三人那里所竊取的技術(shù)，在這種情況下，如果H公司生產(chǎn)銷售視××沖劑的行為導(dǎo)致了該技術(shù)在逄某申請(qǐng)專利之前既已經(jīng)被公開(kāi)，那么逄某所申請(qǐng)的專利也就不具有新穎性了。至于H公司由于竊取第三人的技術(shù)所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任不是本案要解決的。在上述的（1）和（3）兩種情況下，由于逄某所申請(qǐng)的專利并不具有新穎性，所以逄某本來(lái)是不應(yīng)獲得該專利授權(quán)的，那么H公司利用該技術(shù)制造該視××沖劑的行為實(shí)際上并不構(gòu)成專利侵權(quán)。
（本文發(fā)表于《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》2004年5月11日）
作者：林海濤，山東青島人，現(xiàn)為上海大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院02級(jí)碩士研究生，主要從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的學(xué)習(xí)和研究，以上僅代表作者本人的個(gè)人見(jiàn)解，如有不同意見(jiàn)請(qǐng)通過(guò)E-mail:shhdxlht@sohu.com與作者聯(lián)系。
