[ 馬寧 ]——(2005-12-7) / 已閱11483次
出版物對(duì)圖書商標(biāo)的使用行為 研究
馬寧
近年來，圖書名稱、雜志名稱與圖書商標(biāo)發(fā)生沖突的案例越來越多，其中社會(huì)影響較大的有新東方學(xué)校在其編寫的英語圖書上使用他人注冊(cè)的GRE、TOEFL文字商標(biāo)而引發(fā)的糾紛 、社會(huì)科學(xué)出版社在其出版的彼得兔系列圖書上使用他人注冊(cè)的彼得兔文字及圖形組合商標(biāo)而引發(fā)的糾紛，以及新近中國(guó)政法大學(xué)出版社在其“法律人系列叢書”上使用他人注冊(cè)的“法律人”文字商標(biāo)而招致的訴訟糾紛。這些案件的關(guān)鍵之處都是在于如何界定圖書商標(biāo)在出版物上的專有使用權(quán)范圍。也就是說，在于確定哪些情況下在出版物上使用圖書商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)，哪些情況則屬于正當(dāng)?shù)暮侠硎褂�。截至到目前，司法�?shí)踐與理論對(duì)此均缺乏深入的分析，從而導(dǎo)致出版社面對(duì)此類糾紛往往無所適從。本文通過分析圖書商品的特征、圖書上使用注冊(cè)商標(biāo)的方式、商標(biāo)的合理使用及相關(guān)法律的適用，希望能為出版界更好地了解這類法律糾紛提供一些幫助，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面變被動(dòng)為主動(dòng)。
一．圖書商標(biāo) 獲得注冊(cè)所需的條件
圖書商標(biāo)，是指能夠?qū)⒁粓D書經(jīng)營(yíng)者的圖書或圖書服務(wù)與其他圖書經(jīng)營(yíng)者的圖書或圖書服務(wù)區(qū)別開來，并可為視覺所感知的標(biāo)記。我國(guó)《商標(biāo)法》第9條規(guī)定：“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別”�？梢�，圖書商標(biāo)不能過于描述性，如 “童話書”、“法律書”就會(huì)因不具備顯著性而得到注冊(cè)。而TOEFL這樣本身不具有任何含義的詞語具備較強(qiáng)的顯著性，可以作為圖書商標(biāo)注冊(cè)。
如果欲注冊(cè)的商標(biāo)中除含有描述商品特征的標(biāo)志外，還含有其他部分，以致整個(gè)商標(biāo)從整體上具有顯著性特征，可以作為識(shí)別商品或服務(wù)的標(biāo)志，那么這種商標(biāo)也是可以得到注冊(cè)的，只不過注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用其注冊(cè)商標(biāo)中非顯著性的部分 。與那種完全臆造的標(biāo)志相比，此類注冊(cè)商標(biāo)的顯著性顯然弱得多，受保護(hù)的力度也會(huì)有所下降。
二．出版物對(duì)圖書商標(biāo)的合理使用
我國(guó)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用�！边@就是理論上所稱的商標(biāo)合理使用。根據(jù)該原則，如果出版物上使用注冊(cè)的圖書商標(biāo)是為了對(duì)出版物內(nèi)容、特點(diǎn)做描述性的使用，那么就應(yīng)該算正當(dāng)、合理使用。目前理論界和司法界比較一致的觀點(diǎn)是，商標(biāo)合理使用的一個(gè)重要前提是對(duì)商標(biāo)的組成部分（文字或圖形等）的使用并不是商標(biāo)意義上的使用，即不是作為區(qū)分商品來源的符號(hào)使用，而是對(duì)商品或服務(wù)特點(diǎn)做敘述性或描述性的說明。從業(yè)已發(fā)生的商標(biāo)侵權(quán)糾紛案來看，在出版物上使用圖書商標(biāo)被法院認(rèn)定為合理使用的案例已有數(shù)起。比如，著名的美國(guó)ＥＴＳ考試中心訴新東方侵犯著作權(quán)商標(biāo)權(quán)案中，一審法院認(rèn)定新東方在圖書封面上使突出用TOEFL字樣構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵害，但二審法院認(rèn)為新東方在在“TOEFL系列教材”、“ TOEFL聽力磁帶”上突出使用“TOEFL”字樣，是在進(jìn)行描述性或敘述性的使用，其目的是為了說明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表現(xiàn)出版物的來源，并不會(huì)造成讀者對(duì)商品來源的誤認(rèn)和混淆，因此不屬于侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。
該案的最終判決對(duì)我們深入理解出版物上使用圖書商標(biāo)的行為性質(zhì)提供了有益的參考。首先，應(yīng)正確看待書名中使用圖書商標(biāo)的方式，進(jìn)行全面而非孤立的比對(duì)。比如，該案一審法院的錯(cuò)誤在于：沒有考慮到書名的完整性及其含義，而是局限于書名中的部分文字及讀音、含義，因此所進(jìn)行的比對(duì)是不全面的。其次，該案也說明，對(duì)圖書商標(biāo)的正當(dāng)使用的性質(zhì)不會(huì)僅僅因?yàn)閷D書商標(biāo)的文字進(jìn)行突出使用而改變（該案中，新東方在涉嫌圖書標(biāo)題中對(duì)TOEFL字樣進(jìn)行了突出使用）。因?yàn)橛袝r(shí)根據(jù)美感的需要，在圖書的裝幀設(shè)計(jì)上會(huì)對(duì)某些字體做變形處理來強(qiáng)化圖書給人的整體視覺印象，而圖書標(biāo)題的含義和作用不會(huì)因此發(fā)生改變，這其實(shí)是出版行業(yè)的慣常做法之一。可見，不能將出版物上是否對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行突出使用作為判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)結(jié)合具體的使用情形進(jìn)行全面考慮。再次，即使是顯著性很強(qiáng)的圖書商標(biāo)（如TOEFL作為一個(gè)臆造性詞匯，其本身不具有任何含義，因此作為商標(biāo)就具有很強(qiáng)的區(qū)分商品來源的功能），也無法阻止其在出版物上的正當(dāng)使用。對(duì)于顯著性比較弱的圖書商標(biāo)而言，還會(huì)進(jìn)一步受到在詞語原先意義上使用的限制。
三．出版物上使用圖書商標(biāo)的方式及法律分析
目前，出版物上對(duì)圖書商標(biāo)的使用最易引起糾紛的有兩種方式。一是在單冊(cè)圖書標(biāo)題中使用圖書商標(biāo)；二是在叢書名稱中使用圖書商標(biāo)；下面筆者選取新近發(fā)生的“法律人”圖書商標(biāo)侵權(quán)糾紛案為例來進(jìn)行分析。
（一）案情簡(jiǎn)介
2003年4月，原告將“法律人”三個(gè)字進(jìn)行了商標(biāo)注冊(cè)（為出版物商標(biāo)），注冊(cè)有效期從2003年4月28日至2013年4月27日止。2003年11月中國(guó)政法大學(xué)出版社出版了《法律人叢書——羅馬私法導(dǎo)論》，2005年4月出版了《法律人叢書———法律人之治》。原告認(rèn)為，被告未經(jīng)其允許將“法律人”三個(gè)字作為叢書的名稱置于書籍的顯著位置，侵犯了其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。 涉案圖書的封面如下：
（二）在單冊(cè)圖書標(biāo)題中使用“法律人”是否構(gòu)成侵權(quán)
從有關(guān)圖書的封面可以看出，《法律人之治——法律職業(yè)的中國(guó)思考》一書的圖書標(biāo)題中使用了“法律人”文字，如何看待這種使用？筆者認(rèn)為，此種使用屬于對(duì)圖書主題、內(nèi)容的描述性使用，屬于合理使用。理由如下：
從“法律人”這一商標(biāo)的文字構(gòu)成來看，其是由“法律”和“人”兩個(gè)通用詞匯組合而成。在作為商標(biāo)注冊(cè)之前，該詞語在相關(guān)法律文獻(xiàn)中已被大量使用過。相對(duì)文化人、經(jīng)紀(jì)人、演藝人等而言，“法律人”是指從事法律工作的人，包括立法、司法、執(zhí)法、法律服務(wù)等部門和行業(yè)的工作人員。廣義的法律人還包括從事法學(xué)教育、法律研究以及有志從事法律職業(yè)的人（可稱之為預(yù)備法律人）。也就是說，“法律人”代表的是一個(gè)職業(yè)共同體，是某一個(gè)職業(yè)圈內(nèi)的人的統(tǒng)稱�！胺扇恕痹~語本身的這一固有含義雖然被圈內(nèi)人士所熟知并被大量使用，但尚不是法律類圖書的通用詞匯，因此可以作為圖書商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，只不過它的顯著性不強(qiáng)而已。
從涉案圖書的名稱來看，《法律人之治——法律職業(yè)的中國(guó)思考》中的“法律人” 是在其原先固有含義（即對(duì)法律職業(yè)共同體的稱呼）層面的使用，而非作為區(qū)別商品來源的符號(hào)使用。況且，“法律人”是書名中的一個(gè)組成部分，因此不應(yīng)將其單獨(dú)拿出來與涉案商標(biāo)比對(duì)�！胺扇酥巍陕殬I(yè)的中國(guó)思考”是對(duì)圖書主題的抽象概括和說明，根本不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，其使用“法律人”文字屬于商標(biāo)的合理使用。
類似的例子還有以下幾種（見圖）。
（三）在叢書名稱中使用“法律人”是否構(gòu)成侵權(quán)
根據(jù)案情簡(jiǎn)介部分的圖片，涉案叢書的名稱為“法律人叢書”，但每本單冊(cè)書又有自己的標(biāo)題。那么，應(yīng)如何看待一本書上的兩個(gè)標(biāo)題呢？實(shí)際上，兩個(gè)標(biāo)題的功能是不同的。單冊(cè)圖書的標(biāo)題是具體、直接反映每本書的主題思想內(nèi)容的，而叢書標(biāo)題的作用則是反映整套叢書特點(diǎn)（比如叢書編寫的主旨）的，其相當(dāng)于一根線將各單冊(cè)圖書有機(jī)地連接起來，作為一個(gè)整體向讀者介紹。可見，各單冊(cè)圖書的標(biāo)題具有相對(duì)的獨(dú)立性，但又與叢書的名稱有著某種邏輯意義上的聯(lián)系。
那么，叢書名中使用 “法律人”是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)呢？原告認(rèn)為，“法律人叢書”置于圖書標(biāo)題上方的顯著位置，而且醒目的存在，足以起到標(biāo)記商品來源的作用，因而是商標(biāo)化使用。筆者對(duì)此持不同態(tài)度。實(shí)際上，“法律人叢書”在此是作為商品的名稱來使用的。 本案中，作為商標(biāo)使用的應(yīng)該是“法律人”，而被告出版社的 “法律人叢書”是一套針對(duì)法律人這個(gè)職業(yè)共同體編寫的叢書，這可以結(jié)合叢書編寫的背景和序言部分得到印證�？梢姡胺扇藚矔痹谶@里不是作為商標(biāo)來使用的，而是作為一個(gè)商品的名稱存在的。那么，就不能依據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，即“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”來判斷侵權(quán)，因?yàn)樵摋l的適用前提之一是被告使用的也是商標(biāo)。
判斷商品名稱是否侵犯了商標(biāo)專用權(quán)，法律依據(jù)應(yīng)該是《商標(biāo)法實(shí)施條例》第50條第（一）款，即“在同一種或者類似商品上，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱┉使用，誤導(dǎo)公眾的”。根據(jù)這一規(guī)定，是否誤導(dǎo)公眾，是認(rèn)定是否屬于商標(biāo)侵權(quán)的必備條件之一。
那么，本案中被告使用“法律人叢書”作為商品名稱是否可能導(dǎo)致公眾將其與原告的“法律人”商標(biāo)相混淆呢？筆者認(rèn)為，需要從兩個(gè)方面進(jìn)行考察。
首先，圖書商標(biāo)的顯著性和知名度。所使用的圖書商標(biāo)，如果作為商標(biāo)顯著性較強(qiáng)，知名度較高，則一般情況下，相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的可能性較大；如果是常用詞匯，則顯著性較差，很難在相關(guān)公眾的意識(shí)中建立起該詞匯與商品來源之間獨(dú)一無二的聯(lián)系。如前所述，“法律人”文字本身就具有很強(qiáng)的固有含義，這就弱化了其作為圖書商標(biāo)的顯著性。此外，商標(biāo)權(quán)人亦沒有通過大量的宣傳和使用而使“法律人”與其商品來源提供者之間建立更為特定的聯(lián)系。所以，“法律人”作為商標(biāo)的標(biāo)識(shí)功能很難得到實(shí)現(xiàn)，相關(guān)公眾不會(huì)僅憑該詞匯就將使用該商標(biāo)文字的商品與商標(biāo)權(quán)人聯(lián)系起來。
其次，相關(guān)公眾在選擇此類商品或服務(wù)時(shí)的注意程度。消費(fèi)者在購(gòu)買圖書時(shí)一般不會(huì)僅憑對(duì)某商標(biāo)的印象來選擇圖書。由于圖書的文化屬性，圖書消費(fèi)者事先會(huì)對(duì)圖書的內(nèi)容做簡(jiǎn)要了解，如果符合自己的需求，才會(huì)進(jìn)行購(gòu)買。況且，圖書上的標(biāo)識(shí)是多重的，還包括出版社，作者，消費(fèi)者在購(gòu)買圖書時(shí)同樣不會(huì)忽略這些因素的識(shí)別作用。可見，圖書消費(fèi)者購(gòu)買圖書時(shí)所施加的注意力要大于對(duì)一般商品的注意力，這種因素同樣會(huì)減小公眾誤認(rèn)的可能性。
綜上，本案被告將“法律人叢書”作為商品名稱不會(huì)誤導(dǎo)公眾將其與原告的“法律人”注冊(cè)商標(biāo)混淆，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
四. 結(jié)論及建議
結(jié)合上面的案例分析，在判斷出版物上使用他人注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則。
（一） 首先要明確出版物上使用他人注冊(cè)商標(biāo)的方式
使用方式不同，判斷標(biāo)準(zhǔn)也不同。如果是作為商標(biāo)使用，那么，就要判斷兩商標(biāo)是否構(gòu)成相同或近似。如果相同或近似，那么一般情況下可以推定存在混淆的可能性，從而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；如果是作為商品名稱來使用，那么就要根據(jù)案情圍繞是否會(huì)“誤導(dǎo)公眾”這個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)來判斷是否屬于商標(biāo)侵權(quán)。假如不會(huì)造成“誤導(dǎo)公眾”的結(jié)果，那么不管兩個(gè)標(biāo)志多么相似甚至相同，也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；如果是對(duì)出版物內(nèi)容、特點(diǎn)的敘述性描述，那么就屬于對(duì)商標(biāo)的合理使用。
（二） 在判斷兩個(gè)標(biāo)志是否近似或者是否會(huì)造成“誤導(dǎo)公眾”的結(jié)果時(shí)，要考慮注冊(cè)商標(biāo)的顯著性和知名度
商標(biāo)的顯著性越弱，知名度越低，其識(shí)別作用越差，消費(fèi)者越不可能將其與商品或服務(wù)提供者聯(lián)系起來。如果將一個(gè)區(qū)別特征不強(qiáng)的常用詞匯注冊(cè)為出版物商標(biāo)，對(duì)該商標(biāo)的保護(hù)應(yīng)該嚴(yán)格限定在他人不得單獨(dú)或突出地在相同或近似的商品上使用該商標(biāo)名稱的范圍內(nèi)。這主要是考慮到出版物年新品種有數(shù)十萬種，而出版物標(biāo)題往往比較短小精辟，如果對(duì)由使用頻率較高的詞匯構(gòu)成的圖書商標(biāo)賦予過度的專用權(quán)保護(hù)，不僅會(huì)不合理地抑制出版業(yè)的繁榮，而且不利于營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
（三） 在判斷兩個(gè)標(biāo)志是否近似或者是否會(huì)造成“誤導(dǎo)公眾”的結(jié)果時(shí)，還應(yīng)該意識(shí)到消費(fèi)者選購(gòu)圖書（包括雜志等出版物，下同）時(shí)施加的注意力要大于對(duì)一般商品的注意力
圖書的商品屬性主要體現(xiàn)在文化性上，而一般商品的屬性主要體現(xiàn)在使用功能上。這種屬性上的差別會(huì)影響到消費(fèi)者的購(gòu)買習(xí)慣。一般消費(fèi)者購(gòu)買圖書前要對(duì)書的內(nèi)容、作者等進(jìn)行多方面的了解，圖書商標(biāo)只是消費(fèi)者考慮的一個(gè)因素，書的內(nèi)容是否符合其需求、作者名氣大小對(duì)于是否購(gòu)買同樣非常重要。而左右消費(fèi)者購(gòu)買一般商品的因素較單一，使用價(jià)值是主導(dǎo)因素�？梢姡唐穼傩缘牟煌瑳Q定了消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣的不同，而購(gòu)買習(xí)慣的不同主要反映在購(gòu)買時(shí)施加的注意力大小不同上。這種注意力上的區(qū)別會(huì)影響到消費(fèi)者區(qū)分兩個(gè)商標(biāo)是否近似的能力或是否可能產(chǎn)生誤認(rèn)的可能性。
結(jié)合已發(fā)生的圖書商標(biāo)糾紛和前文的分析，筆者擬對(duì)出版界的商標(biāo)策略提出以下建議，僅供參考。
1、 重視對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的選定。選取顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)有助于維護(hù)商標(biāo)權(quán)的穩(wěn)定性，可以減少潛在侵權(quán)人的合理使用抗辯。如果選取有固有含義的詞作為商標(biāo)，就可能受到在詞語固有含義層面上的抗辯。文字圖形組合商標(biāo)往往比單一的文字商標(biāo)更具顯著性，因此，可以選取組合商標(biāo)來克服文字商標(biāo)具有固有含義的缺點(diǎn)。
2、 重視對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的宣傳和使用。自身顯著性再?gòu)?qiáng)的商標(biāo)，如果不投入商業(yè)使用，不在公眾中建立一定的影響，也會(huì)影響到其作為商標(biāo)應(yīng)有的功能——即區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能。反之，如果自身顯著性較弱的商標(biāo)，可以通過后續(xù)的宣傳和使用來增強(qiáng)其顯著性，強(qiáng)化其在公眾心目中與商品或服務(wù)來源之間的特定關(guān)系�？梢愿鶕�(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，在圖書商標(biāo)右上角或右下角標(biāo)注注冊(cè)標(biāo)記：®。這樣可以向他人清楚地表明自己是商標(biāo)權(quán)人，在今后可能的訴訟中作為證明他人在主觀存在故意的證據(jù)之一。
3、 積極尋求反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的保護(hù)。有的時(shí)候，雖然存在他人搭自己圖書商標(biāo)便車的現(xiàn)象，但可能尚不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)（顯著性較弱的圖書商標(biāo)尤為如此）。這時(shí)可以利用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中的“誠(chéng)實(shí)信用”原則 來維護(hù)自己的權(quán)利。此外，對(duì)于某些生命周期較長(zhǎng)的系列圖書，還可以在建立一定的聲譽(yù)后，尋求認(rèn)定為“知名商品”，這樣還可以獲得反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條對(duì)知名商品的特殊保護(hù) 。
目前，圖書商標(biāo)的注冊(cè)歷史還不長(zhǎng)，有關(guān)司法判決也很有限，如何有效利用圖書商標(biāo)來規(guī)范、保護(hù)出版物，同時(shí)又不過分損害社會(huì)公共利益，維護(hù)文化市場(chǎng)百花齊放、百花爭(zhēng)鳴，是一個(gè)需要司法實(shí)務(wù)和理論界共同深入探討的話題。
（作者單位：上海電視大學(xué)）
聯(lián)系方式：138,1779,7199（馬寧），patrick_maning @yahoo.com.cn
