[ 李儉 ]——(2007-1-22) / 已閱14899次
關(guān)于美國337條款的法律透視及應(yīng)對策略
Legal perspective of American Clause No.337 and corresponding strategy
李 儉
[摘要] 透過近年來美國企業(yè)頻頻對中國出口企業(yè)提出337條款的訴訟，從而引發(fā)對美國337條款的法律透視和分析，結(jié)合我國出口企業(yè)因此而遭遇的困境、困惑及實(shí)際情況，比照日韓對此的策略及處理辦法作相應(yīng)的分析比較，提出我國企業(yè)目前應(yīng)有的積極態(tài)度和應(yīng)對策略。
[關(guān)鍵詞] 不公平做法 知識產(chǎn)權(quán) 有限禁止令 普遍禁止令 臨時(shí)禁令 交叉許可
華盛頓當(dāng)?shù)貢r(shí)間2005年7月28日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)針對三家美國企業(yè)Unilian Beheer B.V., Floor IndustriesLtd和 Unilian Flooring N.C.對中國17家木地板企業(yè)提出的337條款投訴的立案調(diào)查正式啟動(dòng)。Unilin公司認(rèn)為其在美國申請的“地板鎖扣”(帶有邊緣連結(jié)結(jié)構(gòu)的地板扣件)遭到了侵犯，要求該委員會(huì)頒發(fā)禁止令和禁止進(jìn)口令，禁止上述企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)口到美國；如果中國木地板企業(yè)要在美國市場銷售，則必須要“一次性支付10萬至12萬美元，每銷售1平方米另付0.65美元”的專利費(fèi)。由此，導(dǎo)致17家中國木地板企業(yè)卷入知識產(chǎn)權(quán)“漩渦”，而巨額的應(yīng)訴費(fèi)卻讓一些企業(yè)望而卻步。更為嚴(yán)重的是，這些企業(yè)一旦敗訴，將拖累整個(gè)中國木地板出口企業(yè)退出美國市場。積極應(yīng)訴，則要面對巨額的訴訟的費(fèi)用、煩瑣的訴訟程序；消極放棄？則從此退出美國市場，讓所有的中國地板出口企業(yè)面臨著兩難的選擇。其實(shí)，這不僅僅是木地板企業(yè)面臨的問題，而是中國所有出口企業(yè)都必須突破的一條“封鎖線”。
一、美國337條款的法律透視
隨著中國生產(chǎn)的產(chǎn)品不斷地升級換代，產(chǎn)品的質(zhì)量、款式已今非昔比，越來越多的中國產(chǎn)品開始大量進(jìn)入美國的主流商場，跟美國地產(chǎn)的主流商品甚至是一些世界知名品牌同臺(tái)競技，由此讓美國的企業(yè)越來越感受到來自中國產(chǎn)品的競爭壓力，為了維護(hù)自身的競爭優(yōu)勢，當(dāng)采用傳統(tǒng)的反傾銷的方法已變得不可行之時(shí)，越來越來的美國企業(yè)轉(zhuǎn)而采用“337條款”。
所謂“337”條款，是指1930年美國關(guān)稅法第337節(jié)，屬美國國內(nèi)的一種“行政救濟(jì)”方法，先后歷經(jīng)三次重大修改，主要內(nèi)容是指美國專利權(quán)人有權(quán)根據(jù)337條款依法禁止他人在美國生產(chǎn)其受保護(hù)的專利產(chǎn)品和在海外仿制其專利產(chǎn)品后銷往美國。有兩條途徑可以起訴這種侵權(quán)行為：利用1930年美國關(guān)稅法第337條（以下簡稱第337條）向美國國際貿(mào)易委員會(huì)提出；或向聯(lián)邦地區(qū)法院提出。美國國際貿(mào)易委員會(huì)的救濟(jì)形式包括：對指控貨物的禁止進(jìn)口令和對進(jìn)口方進(jìn)入美國的禁止令。
美國關(guān)稅法第337條規(guī)定的“進(jìn)口貿(mào)易中的不公平作法”，是指“貨物所有人、進(jìn)口人、收貨人或其代理人將貨物進(jìn)口美國或在美國銷售時(shí)使用不公平競爭方法和不公平行為，其威脅或者效果足以摧毀或?qū)嵸|(zhì)損害美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，或阻礙此類產(chǎn)業(yè)的建立，或者限制、壟斷美國的貿(mào)易和商業(yè)，或者將貨物進(jìn)口美國或?yàn)檫M(jìn)口美國而銷售，或進(jìn)口美國后銷售，而該種貨物侵犯了美國已經(jīng)登記的有效且可執(zhí)行的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、版權(quán)或集成電路芯片布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)，并且在這四項(xiàng)權(quán)利方面已經(jīng)存在或者尚在建立�！币虼�，可以說，該條款特別用于禁止侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，禁止在國外利用有效美國專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，并且通過煩瑣的訴訟程序和昂貴的訴訟費(fèi)用（目前一般的訴訟費(fèi)用為200萬美元或更多），可以有效地嚇阻一大批國外的競爭者，或至少可以在一定程度上阻止同類的競爭產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，以維護(hù)自己的利益。
從條款的內(nèi)容來看，衡量不公平做法的標(biāo)準(zhǔn)是該進(jìn)口是否對美國某產(chǎn)業(yè)的生存或發(fā)展構(gòu)成威脅或損害，例如妨礙或扼制某產(chǎn)業(yè)的形成、導(dǎo)致在美國形成貿(mào)易壟斷等。第337條提供的救濟(jì)較之美國國內(nèi)侵權(quán)訴訟當(dāng)事人向美國地區(qū)法院起訴所能得到的救濟(jì)也更為直接。此外，外國公司在美國國際貿(mào)易委員會(huì)中面對的行政程序也比在美國地區(qū)法院更為繁瑣。
根據(jù)第337條，進(jìn)口行為是否為不公平做法取決于美國國際貿(mào)易委員會(huì)的調(diào)查，調(diào)查將根據(jù)請求和以自身職權(quán)開展，其“應(yīng)當(dāng)依請求或者依其職權(quán)對任何指控的違法行為進(jìn)行調(diào)查。在調(diào)查開始后，委員會(huì)應(yīng)當(dāng)就此在聯(lián)邦登記簿上發(fā)布公告，并應(yīng)當(dāng)盡早結(jié)束調(diào)查并作出決定。為了促進(jìn)快速審判，委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在調(diào)查開始后的45天內(nèi)，確定其作出終局決定的目標(biāo)日”。整個(gè)程序通常需要一年，較為復(fù)雜的案件則可以延期6個(gè)月結(jié)束，但也必須在18個(gè)月內(nèi)完成。
在由行政法官支持的調(diào)查結(jié)果為當(dāng)事方違反規(guī)定時(shí)，委員會(huì)發(fā)出禁令禁止貨物進(jìn)入美國。但委員會(huì)考慮美國消費(fèi)者的影響等因素，對違法貨物也可以不采取行動(dòng)。該委員會(huì)通常采用“有限禁止令”和“普遍禁止令”兩種方式，有限禁止令是對被發(fā)現(xiàn)違法的和違法方輸入的所有貨物；其中“普遍禁止令”最為兇猛，它不僅針對被告公司的產(chǎn)品，還對所有公司的類似侵權(quán)產(chǎn)品均有效，從而將該國所有的同類產(chǎn)品全部排除在美國市場之外。而其他國家鮮有類似規(guī)定。普遍禁止令是不管進(jìn)口方身份對所有某類產(chǎn)品禁止進(jìn)口。對正在進(jìn)行的侵權(quán)行為，美國國際貿(mào)易委員會(huì)還可以發(fā)布“臨時(shí)禁令”，進(jìn)口方可以提供擔(dān)保再進(jìn)口。該委員會(huì)還可以發(fā)布其他類的禁令和扣押、沒收的命令，不遵守禁令等將面臨約10萬美元的罰款，或相當(dāng)于每天違法輸入美國的產(chǎn)品兩倍價(jià)值的處罰。
美國國際貿(mào)易委員的決定最終要由美國總統(tǒng)審核。美國總統(tǒng)收到?jīng)Q定后60日內(nèi)可以否定該委員會(huì)的決定；如果總統(tǒng)贊同該決定或者60日內(nèi)不否定，除非向聯(lián)邦上訴法院上訴，美國貿(mào)易委員會(huì)的決定即為終局決定。
二、我國企業(yè)的現(xiàn)狀、應(yīng)有的積極態(tài)度及及應(yīng)對策略
早在上世紀(jì)的八十年代，日韓的企業(yè)也曾是美國337條款調(diào)查的重點(diǎn)，當(dāng)年，SONY、東芝、日立、TDK，都曾是經(jīng)常被“337”調(diào)查的對象，他們也大致經(jīng)歷了從最初的大量“訴訟缺席”，到之后為了不徹底放棄美國市場而頻頻地應(yīng)訴，再到后來積極主動(dòng)地開始大面積在美申請專利以防止或避免被“337”調(diào)查，防患于未然。所以發(fā)展至今，居然是日本開始反撲，大規(guī)模起訴仿冒其產(chǎn)品的美國企業(yè)！更令人啼笑皆非的是，眼下日本產(chǎn)品在美國的情況則變成了日本企業(yè)占據(jù)攻勢，而美國企業(yè)則反而退居守勢。目前，在美申請專利最多的大企業(yè)中，日本企業(yè)已排名第二和第三位。
由于日本企業(yè)態(tài)度的積極的轉(zhuǎn)變，從最初的害怕、消極應(yīng)對，到積極應(yīng)訴，并在337的訴訟中不斷積累經(jīng)驗(yàn)、尋找應(yīng)對策略，到發(fā)現(xiàn)應(yīng)對37條款的突破口，并開始主動(dòng)出擊，大肆在美國申請專利、商標(biāo)等的注冊，將其國內(nèi)的專利和商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)直接延伸到產(chǎn)品的出口銷售地，比變被動(dòng)為主動(dòng)，并且在美國本土以其人之道還治其人之身，對美國企業(yè)假冒或有其他侵犯其知識產(chǎn)權(quán)的行為，依據(jù)美國的337條款提出起訴，利用美國法律中保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的條款來維護(hù)自己在美國市場的合法權(quán)益，以其人之道還治其人之身，不可不謂是聰明之舉，很值得我國企業(yè)的借鑒和學(xué)習(xí)。
自1986年我國皮毛大衣第一次遭遇美國337調(diào)查后，近年來呈愈演愈烈之勢，目前美國正在進(jìn)行的27項(xiàng)"337調(diào)查"中其中我國涉案10起，涉案產(chǎn)品包括DVD、拖拉機(jī)、電池等，從以上數(shù)字可以看出，我國已成為美國"337條款"最大的受害者。剛開始時(shí)，我國的企業(yè)遇到此類事情時(shí)多半采用不予理睬的辦法低調(diào)處理，特別是面對巨額的訴訟費(fèi)用和復(fù)雜的訴訟程序時(shí)，往往不知所措。但隨著美國企業(yè)提起的337條款訴訟越來越多、涉及的產(chǎn)品越來越廣，一些企業(yè)家意識到這樣消極應(yīng)對不是解決問題的根本辦法，長此以往，美國企業(yè)會(huì)越來越多地采用337條款作為保護(hù)其國內(nèi)市場、排除外來競爭的有力武器，這樣就極大地?fù)p害了中國出口企業(yè)的合法利益，因此，這幾年應(yīng)訴的企業(yè)越來越多。
但由于我國企業(yè)長期以來對此沒有予以充分的重視，在應(yīng)對337條款方面缺乏必要的經(jīng)驗(yàn)，造成企業(yè)在應(yīng)對337條款起訴中往往消極被動(dòng)，因而這幾年來我國企業(yè)應(yīng)訴337條款時(shí)總是輸多贏少，不但損失了大量人力、物力，還失去了美國這個(gè)龐大的出口市場。
對此，筆者認(rèn)為應(yīng)該建立起一種系統(tǒng)性、全局化的觀念來解決這個(gè)問題，才能獲得應(yīng)有的效果。
首先，應(yīng)組織法律專家、律師和行業(yè)協(xié)會(huì)來共同深入地研究美國“337”條款的內(nèi)容，提高對"337條款"的認(rèn)識和理解，發(fā)現(xiàn)其突破口，特別是對那些產(chǎn)品出口美國、有可能遭遇美國“337”條款的企業(yè)盡早制定相應(yīng)的應(yīng)對措施和策略。如那些出口到美國的工業(yè)制成品中缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的而通過仿制或進(jìn)行貼牌（OEM）等生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，很容易被美國知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人根據(jù)關(guān)稅法"337條款"以侵犯知識產(chǎn)權(quán)、進(jìn)行不公平競爭為由向美國國際貿(mào)易委員會(huì)起訴。出口方應(yīng)積極主動(dòng)地跟美國的進(jìn)口方商量，由授權(quán)使用方保證其中所使用的專利、商標(biāo)等沒有假冒、仿冒或其他侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情況存在，尤其是以O(shè)EM、ODM方式出口的外貿(mào)企業(yè)，應(yīng)注意下單的外商是否擁有該產(chǎn)品的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等權(quán)利的證明文件。若外商既非權(quán)利人又無適當(dāng)?shù)氖跈?quán)證明文件，則應(yīng)考慮法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在合同中訂立任何有關(guān)侵犯知識產(chǎn)權(quán)的情況都應(yīng)由該外商負(fù)責(zé)并賠償己方損失的條款，對于那些經(jīng)調(diào)查有侵犯他人專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)重大嫌疑的，甚至可以要求美國的進(jìn)口方提供一定數(shù)量的保證金，以避免一旦涉訴給自己造成巨大的損失。
其次，應(yīng)強(qiáng)化企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)意識，不但要完善企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)、管理和保護(hù)制度，也要尊重他人的知識產(chǎn)權(quán)；不但要防范自己的知識產(chǎn)權(quán)被假冒、非法利用，還要防止和避免在自己的產(chǎn)品中非法地冒用或侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，從而引起不必要的訴訟。企業(yè)不僅要在本國進(jìn)行相關(guān)注冊，還要在美國、歐洲、日本等全球主要貿(mào)易區(qū)域注冊。為了保持和發(fā)揚(yáng)企業(yè)的核心競爭力，政府應(yīng)大力鼓勵(lì)企業(yè)投入資金發(fā)展自有知識產(chǎn)權(quán)，不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和專利防御能力。同時(shí)，政府主管部門應(yīng)在信息提供、相關(guān)政策的指導(dǎo)以及對外交涉方面發(fā)揮不可代替作用。尤其值得提醒的是，中國出口企業(yè)一定要有自己的自主知識產(chǎn)權(quán)，因?yàn)閺拿绹毡镜膶＠V訟來看，最后大多以互相交換、互相許可專利為結(jié)局，稱之為“交叉許可”。由此，雙方不但無需支付高額的訴訟費(fèi)，還可形成默契，共同來穩(wěn)固市場地位。
再次，企業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)發(fā)揮重要的和不可替代的作用。作為各行業(yè)同行組成的行業(yè)協(xié)會(huì)，應(yīng)在維護(hù)其會(huì)員企業(yè)的合法利益中發(fā)揮主導(dǎo)作用。如跟政府部門進(jìn)行有效的信息溝通和管理，及時(shí)了解本行業(yè)產(chǎn)品出口方面的國外市場信息和最新動(dòng)向，對美國相關(guān)產(chǎn)品的專利、商標(biāo)等進(jìn)行出口前的預(yù)先調(diào)查，及時(shí)向會(huì)員企業(yè)通報(bào)產(chǎn)品出口目的地的最新變化，在企業(yè)涉訴時(shí)迅速組成有效的協(xié)調(diào)小組，對當(dāng)前面臨的問題進(jìn)行分析、評估，對可能造成的損失和應(yīng)訴所需付出的代價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)及可能的后果等進(jìn)行詳細(xì)的評估和權(quán)衡，共同應(yīng)對337條款的訴訟。由于一般涉及337條款的起訴都金額巨大，應(yīng)訴所需的律師費(fèi)動(dòng)輒上百萬美元，沒有哪個(gè)企業(yè)能夠單獨(dú)面對和應(yīng)付，需要眾多的企業(yè)組成一個(gè)利益的共同體來一起處理，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和成本，共享利益，而其中的協(xié)調(diào)、組織工作都離不開行業(yè)協(xié)會(huì)的工作和指導(dǎo)。
最后，也是比較現(xiàn)實(shí)的問題就是企業(yè)的應(yīng)訴問題。中國出口企業(yè)必須從中長期的發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，一旦涉訴，企業(yè)不應(yīng)消極地回避、放棄，而應(yīng)認(rèn)真研究、分析，決不輕言退出，畢竟開發(fā)出美國這樣一個(gè)龐大的出口市場需要付出大量的人力、財(cái)力和歷經(jīng)數(shù)年艱苦的努力，而且，涉訴并不必然意味著輸?shù)慕Y(jié)果，有很多涉及337條款的起訴都以涉案雙方的和解或者被告取得了勝利而告終，而缺席則必然面臨和敗訴同樣的結(jié)果。況且，通過起訴，企業(yè)可以充分地了解有關(guān)的情況，積累經(jīng)驗(yàn)，由此可見，認(rèn)真對待才是涉訴企業(yè)所應(yīng)持有的唯一正確的選擇。
[參考文獻(xiàn)]
1，《我國企業(yè)要避免卷入美國337條款糾紛》 蔣志培博士
中國知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)網(wǎng)http://www.chinaiprlaw.cn/file/200409223211.html
2，《美國律師支招廣東企業(yè)應(yīng)對美國“337調(diào)查程序”》
2005-05-11 《南方日報(bào)》
3，《美國337條款解讀》 文希凱 《中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)》
4，《中國DVD等遭遇美國337條款制裁 甚于反傾銷》李曄
2004-10-08 《解放日報(bào)》
發(fā)表在2006年4月的《市場周刊.理論研究》
作者聯(lián)系方法:
15902179492
