[ 傅鋼 ]——(2003-5-15) / 已閱22318次
試論商標的合理使用及其判斷標準
----從新商標法實施條例的有關(guān)規(guī)定談起
上海大學知識產(chǎn)權(quán)學院 傅鋼
一、問題的提出：
隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展，法律對商標權(quán)的保護日益增強。但這種保護的程度是不是越高越好呢？這是值得商榷的，因為任何權(quán)利都是有界限的。正如美國法官Holmes所云：“商標權(quán)只是用于阻止他人將其商品當作權(quán)利人的商品出售，如果商標使用時只是為告知真相而并不是要欺騙公眾，我們看不出為何要加以禁止。商標不是禁忌�！雹儆袡�(quán)利就應該有限制，沒有限制的權(quán)利就會被濫用，從而威脅公共利益。正因此合理使用制度是作為知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利限制體系中非常重要的一環(huán)而存在的,這在著作權(quán)法和專利法中都有明顯的反映。但令人遺憾的是在我國關(guān)于商標的合理使用長期以來為人們所忽視，相關(guān)制度更是欠缺，在實踐中造成了極為不利的影響。
然而可喜的是，我們在我國新頒布的商標法實施條例中終于見到了它的蹤跡。新實施條例第四十九條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號、或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正常使用�！边@是商標合理使用的典型體現(xiàn)，是我國商標制度進一步完善的例證。然而無庸諱言，這一規(guī)定過于原則，操作性很差，有待進一步細化。筆者將就這一問題進行探討，并尋求實踐中可資借鑒的判斷標準。
二、合理使用的涵義
合理使用（fair use）過去主要用于著作權(quán)領(lǐng)域，指在特定的條件下，法律允許他人自由使用知識產(chǎn)權(quán)人的權(quán)利標的，而不必征得權(quán)利人的許可，也不必支付任何對價。②商標的合理使用有廣義、狹義之分。廣義的商標合理使用是指未經(jīng)允許，基于正當目的使用權(quán)利人的商標的合法的事實行為。該行為不視為侵權(quán)。③而人們平常所提到的商標的合理使用主要是商業(yè)性使用，這就是狹義的商標合理使用。
商標法賦予商標權(quán)人積極使用商標的權(quán)利，同時又賦予其排除他人妨害其商標權(quán)的權(quán)利，但是這種排他權(quán)利并非漫無邊際的，其排除妨害的范圍應該僅限于禁止他人將商品用于標識商品來源的作用上，而不能禁止其他方面的使用。這就是對商標專用權(quán)的限制，即商標的合理使用。
商標法第九條第一款規(guī)定：“申請注冊的商標，應當具有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突�！钡谑粭l第第一款規(guī)定：“下列商標不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）缺乏顯著特征的�！边@里就產(chǎn)生了疑問，既然商標都具有顯著性，怎么會與通用名稱、描述性用語相重合呢？這只是理論上的設計而已，在現(xiàn)實生活中詞匯資源畢竟有限，具有顯著性的詞匯更是稀缺，難免發(fā)生撞車現(xiàn)象，而且相類似的詞匯更是不計其數(shù)。由于歷史原因，許多本不符合顯著性要求的商標，比如“北京”飯店、“青島”啤酒、“五糧液”酒、“兩面針”牙膏等等已經(jīng)注冊成功；再加上商標法對馳名商標的保護擴展到相似的標識上，使商家在使用文字和圖形對其商品進行描述或者說明時很容易受到掣肘，所以建立商標的合理使用制度非常有必要。正因此新商標法實施條例第四十九條加入了這一規(guī)定。當然，能合理使用該文字或圖形并不意味著該文字或圖樣可以申請注冊商標，這是兩個范疇的問題。
如前所述，僅僅使用本商品的通用名稱、圖形、型號的或者僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能用途、重量、數(shù)量及其他特點的，由于缺乏顯著性，容易導致消費者混淆，一般不予注冊。但倘該名詞、圖形等經(jīng)過使用而逐漸具備了新的意義，足以標示商品的來源，而消費者也廣泛承認其是某商品的特定標志時，那么就因為第二含義（secondary meaning）而獲得了顯著性，當然應該受到商標法的保護，準予注冊，上文提到的“北京”飯店、“青島”啤酒、“五糧液”酒、“兩面針”牙膏等皆為適例。正因如此，商標法第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標申注冊�！钡钱斶@些具有第二含義的說明性文字、圖形、記號取得商標權(quán)之后，并不能阻止他人以第一含義的方式使用該文字、圖形或記號，也就是說這類商標僅僅在第二含義的范圍之內(nèi)受到法律的保護，如果使用人使用該用語不會導致消費者對商品來源的混淆時，商標權(quán)人就不能就該原始含義（primary meaning）的文字主張專屬權(quán)，來排除他人的使用。在美國曾經(jīng)有一個案例，一商家將“Fish Fri”④的字樣用于油炸食物的塑料混合粉末包裝上，“Fish Fri”商標權(quán)人認為該使用行為侵犯其商標權(quán)。法院審理認為“Fish Fri”是說明性詞語，“Fish Fri”商標僅僅在第二層含義的界限內(nèi)才受到保護，被告使用Fish Fri 詞語不會引起消費者對商品來源的混淆，并未侵害原告使用在相關(guān)商品上的“Fish Fri”商標。原告不能就這一詞語的第一含義主張專屬權(quán)，排除被告的使用。因此法院判決被告勝訴。⑤
三、商標合理使用的模式
商標的合理使用主要可分為兩種形式，即商業(yè)性使用和非商業(yè)性使用。由于在使用他人商標時發(fā)生的侵權(quán)的主要在商業(yè)性使用的領(lǐng)域，故筆者將著力分析之。
（一）商業(yè)性使用
美國的商標合理使用是比較成熟的，其對商標的商業(yè)性合理使用主要包括商品或服務的敘述性合理使用(Descriptive Fair Use)和被提及的合理使用（Nominative Fair Use）兩種。
敘述性合理使用的目的在于保護競爭者對自身產(chǎn)品進行描述的自由。其最典型的表現(xiàn)就是：商家除標示自己的商標以使消費者便于識別外，還會盡力敘述其商品或服務，對商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量、產(chǎn)地、形狀或者生產(chǎn)者的名稱或姓名及其他特點予以說明，從而使消費者明了商品的特性、使用方法等，以期增加他們的購買欲望。因此，這種標識的重要性也是不言而喻的，對于這種權(quán)利應當給予肯定。然而常用詞匯的資源畢竟是有限的，特別是一些具有獨創(chuàng)性和商業(yè)價值的詞匯更是稀缺，而使用通用詞匯作為商標的也不在少數(shù)，比如“珍珠”、“頂好”、“505”等，因而撞車現(xiàn)象難免。如果不對商標權(quán)作適當?shù)南拗�，那么這些標識所用的文字、圖形及其組合等若與他人已經(jīng)注冊的商標相同或近似，就會侵犯他人的商標權(quán)，一般商家對商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量、產(chǎn)地、形狀等的描述就會頗受束縛，因此必須給予競爭者對自身產(chǎn)品的描述的權(quán)利。
正是基于此，Trips協(xié)議第十七條對商標權(quán)的限制作出了一個原則性規(guī)定：“成員可規(guī)定商標權(quán)的有限例外，諸如對說明性詞匯的合理使用之類，只要這種例外顧及了商標所有人及第三方的利益�！泵绹m哈姆法(LANHAM ACT)第三十三條b第二項也規(guī)定：“將并非作為商標，而是有關(guān)當事人自己的商業(yè)上的個人名稱的使用，或?qū)εc該當事人的產(chǎn)地有合法利益關(guān)系的任何人的個人名稱的使用，或?qū)υ摦斒氯说纳唐坊蚍⻊�，或地理產(chǎn)地有敘述性的名詞或圖形使用，作為合理使用；當然這種使用必須是只用于敘述該當事人的商品或服務的正當?shù)恼\實的使用”。德國商標法第二十三條、臺灣商標法第二十三條第一項也有類似的規(guī)定。從中我們看出這種合理使用至少應當具備以下要件：
1、 使用該名稱僅為說明該當事人的商品或服務；
因為該名稱并非用于標示該當事人的商品或服務的來源，其目的僅僅為了說明商品或服務，一般不會損害商標權(quán)人的權(quán)利。
2、 所使用的名稱不是作為商品商標或者服務商標來使用的；
這通常是指使用者在主觀上并無作為商標來用的意圖，在客觀上并不足以造成消費者的誤認。
3、 是善意且合理使用。
此處的善意與民法上的善意略有區(qū)別。在民法上善意、惡意是以行為人是否知情作為判斷的依據(jù)的，而商標法上的善意、惡意則是從有無不正當競爭的角度加以判斷的。因此所謂善意就是指要么不知他人商標已注冊，要么雖然知道已注冊，而未以惡意方式使用；而惡意則是指雖知情卻抱著不正當競爭的目的使用的，比如故意將他人的商標置于醒目處而將自己的商標置于邊邊角角即為是例。
敘述性合理使用不會導致消費者對商品或服務來源的誤認，它還包括平行使用、比較廣告中的合理使用等等方式。平行使用是指在自己的商品上不顯著的使用帶有先前商標的商品。⑥當一方將一個注冊商標用于一件較為復雜的產(chǎn)品的一部分時，平行使用理論允許該方用該注冊商標來標識這一部分。平行使用常見于日常生活中，比如我們使用各種品牌電腦大都在主機部位標示著“Intel inside"。這種使用在許多國家的立法中都有涉及，比如德國商標法第23條關(guān)于“配件貿(mào)易”的規(guī)定：“商標所有人無權(quán)禁止第三方在商業(yè)活動中作下列使用：……必須用該商標或商業(yè)標志表示一個產(chǎn)品或服務的用途，尤其是作為附件或配件……”在我國此類案件比較少見，立法也屬空白。但隨著社會的發(fā)展，其重要性會逐漸凸顯出來，我們的立法應具有前瞻性。比較廣告中的合理使用也是常見的一種使用方式，它主要用于競爭性產(chǎn)品之間的比較，是競爭的手段之一。比如1968年美國第九巡回上訴法院在SMITH訴CHANEL一案中指出，如果被告不使用原告的商標，就無法有效地將它所生產(chǎn)的SECOND CHANCE和CHANEL No.5品質(zhì)相當而價格僅為其1/3的事實告訴公眾。這種比較區(qū)分度大，一般不易引起混淆，應屬合理使用。但是這種比較必須本著內(nèi)容真實，不會貶損被引用商標權(quán)利人信譽，不引起商標淡化的原則，謹慎為之，否則將違背反不正當競爭法。⑦
被提及的合理使用的意義在于允許第三方合理地提及商標專用權(quán)人的產(chǎn)品或服務。它適用于只有運用某個商標才能對某一特定事物或服務作出恰當?shù)拿枋鲞@一情形。這一合理使用最初源自New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.一案中。這種合理使用必須滿足三個條件：1、如果不使用某商標，那么特定的商品或服務就無法被描述；2、使用該商標對于特定的產(chǎn)品或服務的作出是合理的、必須的；3、使用該商標不得使消費者誤認為該使用由商標人發(fā)起或者得到其支持。⑧
（二）非商業(yè)使用
商標的合理使用也普遍存在于非商業(yè)領(lǐng)域之中。由于這種使用一般不涉及商業(yè)利益，更不易造成商品的混淆，所以產(chǎn)生侵權(quán)的機會并不大。筆者在這里僅對幾種類型作簡單介紹，不過多贅述。
1、 正常評論、研究中使用該商標
這主要指在平面媒體或其他媒體中引用該商標進行報道或客觀評論。這種使用并非頻繁為之，也沒有搭便車的嫌疑，當屬合理使用。
2、 滑稽模仿中合理使用
由于商標日漸成為當代社會中滲透力極強的重要因素，許多作家和演員常常引用某些商標符號來針砭時弊，進行藝術(shù)創(chuàng)作。比如去年火暴的賀歲片《大腕》就借助許多知名品牌對社會現(xiàn)象進行諷刺。這種藝術(shù)化的使用只要不對商家的名譽造成損害就屬于合理使用的范疇。
3、 在字典中使用
此種使用應當盡到必要的注意義務，說明來源，不應使公眾誤認為該商標是通用名稱，從而淡化該商標。如有此種情形發(fā)生，法律應賦予商標權(quán)人字典訂正權(quán)，在下一次修訂字典時予以更改說明，以求亡羊補牢之功效。只要不造成淡化，該使用一般不會造成侵權(quán)，當屬合理使用。
四、商標合理使用的判斷標準
在發(fā)生商標商標侵權(quán)案件時，被告可以引用新商標法實施條例第四十九條來進行合理使用的抗辯。但是在不同的個案中被告使用的文字、圖形的形式多種多樣，紛繁復雜，是否成立合理使用要具體問題具體分析。更重要的是實施條例第四十九條之規(guī)定非常原則，存在較大的模糊地帶，相關(guān)的解釋尚未出現(xiàn)，因此在實務中會遇到很多問題。筆者將嘗試梳理商標合理使用的判斷標準，以期對實務有所幫助。
1、以除使用與他人商標相同或近似的文字、圖形外，是否還加注了其他說明性文字以表明它的“說明性質(zhì)”為判斷標準。
為了說明本商品的型號、質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，商家可能不得不使用到他人商標，但如果商家在此商標前加注“主要成分”、“功能”、“使用方法”等說明性詞語，就可以將混淆的可能性大大減小。比如一個為諾基亞（NOKIA）手機生產(chǎn)配套手機電池的廠家在電池的顯著位置標注“FOR NOKIA”的字符，由于字符“FOR”存在，加大了區(qū)分度，應該不會造成對該電池來源的混淆，屬于合理使用。
2、以被告所使用的文字圖形是否作為商標來使用，或者該文字或圖形是否足以標識、區(qū)別商品來源作為判斷標準
既然被告并無使用該文字和圖形作為商標的主觀意圖，而且在客觀上根本不足以標識商品的來源，消費者基本不會基于該文字和圖形就混淆商品，那么這種使用就不會侵犯商標權(quán)，而屬于合理使用的范疇。例如美國知名品牌百事可樂曾經(jīng)在其電視廣告、平面廣告及其送貨車上以顯著方式使用“Ｎｏ．１”的字樣，而“Ｎｏ．１”是另一同類知名飲料的商標，百事可樂因此被起訴。但是法院審理時依據(jù)上述標準認為百事可樂的各個廣告使用該字樣，主要目的是為了表明百事可樂的飲料品質(zhì)第一（Ｎｏ．１）。而百事可樂本身是知名品牌，這種品質(zhì)第一的說明不足以使消費者對商品的來源發(fā)生混淆，應當屬于合理使用的范圍內(nèi)，不構(gòu)成對“Ｎｏ．１”商標權(quán)的侵犯。
3、以使用該說明性文字時是否刻意強調(diào)該文字的顯著性作為判斷標準
使用該說明性文字的方式是推測使用人主觀意圖的重要標準。如果使用人將他人的注冊商標置于該商品的顯著位置，甚至放大字體，加以亮色，進行藝術(shù)加工等以求引人注意，而將其他的說明性詞語和自己的注冊商標置于不明顯之處，那么很容易推斷使用人有搭便車的主觀意圖，并在客觀上很容易造成消費者混淆商品的來源，應當不屬于合理使用的范疇。比如前面提到的為諾基亞手機生產(chǎn)配套手機電池的廠家如果在電池的顯著位置標注“FOR NOKIA”的字符，刻意突出“NOKIA”的字符，而將自己的商標置于不顯眼處，并將字符“FOR”盡可能的縮小甚至不予標注，那么我們可以看出該使用人有搭便車的故意，而且客觀上容易造成誤認，這種使用顯然不是合理使用。
4、以是否同時標有自己的商標作為判斷標準
如果使用人在使用與他人注冊商標相同或近似的文字、圖形作為自己商品的說明的同時也標有自己的商品，那么可以推斷使用人更多的是將其作為商品說明來使用，缺乏或者沒有不正當競爭或搭便車的企圖，而且一般這種使用不會導致對商品來源的誤認，那么這應當算做合理使用。比如聯(lián)想電腦在標注“Intel Inside”的商標以強調(diào)其CPU的優(yōu)質(zhì)的同時又標注了自己的商標“Legend”，應當屬于合理使用。反之，使用者不正當競爭的意圖就比較明顯了。
5、以商業(yè)慣例和行業(yè)協(xié)會的意見作為判斷標準
如果使用者所使用的名稱是自己的姓名、商號或者商品的名稱、形狀、產(chǎn)地等，相對比較簡單，容易識別。但對于商品的品質(zhì)、功用等等的說明性文字，范圍比較廣泛，進行區(qū)分有一定的難度，這時了解商業(yè)慣例就顯得很重要了，如果發(fā)生訴訟時征詢一下行業(yè)協(xié)會的意見，再做判斷就比較容易了。比如在很多磁帶、CD上，往往將其主題或主打歌曲置于正面顯著位置，而將制作、引進、發(fā)行公司及商標置于背面或側(cè)面，且以較小的字體標示。這似乎與合理使用的意旨相違背，但實際上這是唱片業(yè)界的商業(yè)習慣，他們這種使用方式無非與商業(yè)上的通用方法相一致罷了，因而應當是合理使用。
6、以原告是否可能因被告的使用而利潤下降、聲譽受損作為判斷標準
客觀后果也是商標合理使用的重要標準。如果原告在其商標被被告使用后，名譽受損，經(jīng)營業(yè)績明顯下降，只要有確切證據(jù)證明這種后果與被告的使用之間有直接聯(lián)系，那么可以斷定，是被告的使用侵害了原告的商標權(quán)，進而破壞了原告的正常商業(yè)活動，應屬不正當競爭行為，而被排除在商標的合理使用之外。
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